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III Jornadas Aduaneras de
Propiedad Intelectual
Marco Arellano Q.
Presidente
Tribunal de Propiedad Industrial
Chile
Abogado
[email protected]
MARCO GENERAL DE LA
PRESENTACIÓN
Introducción.
La Propiedad Intelectual como sistema.
El rol de Aduanas
Problemas concretos.
El Rol del TDPI
Propuestas.
1. Introducción
 Rol del Tribunal:
Orden Registral.
Concurrencia de Requisitos de Fondo.
Titular.
Transversalidad de la PI
En el fondo
En cuanto realidad jurídica.
Integración.
2
La Propiedad Intelectual como un
sistema y la piratería
Entrada
Demandas de los
Diferentes Actores
Sociales
Salida
Proceso
ESTADO
Gobierno
Congreso
Tribunales de Justicia
Acciones
Planes
Programas
Proyectos
Productos
Decisiones
Legislación
Tratados
Reglamentos
Convenios
2.3. La Propiedad Intelectual como un
sistema y la piratería
SUBSISTEMA
GOBIERNO
Cultura
Justicia
Economía
Oficinas de registro
SUBSISTEMA
PRIVADO
ADUANAS
ORGANISMO PERSECUTOR
TRIBUNALES JUSTICIA
POLICIA
Autoridades Tributarias
SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN
Y FISCALIZACIÓN
Titulares de
derechos
Industria editorial
Software, etc.
ONGs
Sociedades de gestión
Países interesados
2.1 La realidad de Aduanas
Antecedentes.
 Acuerdos de la OMC
 La Sección 4: “Prescripciones Especiales Relacionadas
con las Medidas de Frontera”, del Acuerdo sobre los
ADPIC.
Limitación de la suspensión despacho aduanero.
 Marca falsificada y lesiva del derecho de autor (51
ADPIC)
 Caso Chileno, Ley 19.912, otorgó la facultad a los
Tribunales en cualquier infracción de Propiedad
Intelectual o Industrial.
2.2 La realidad de Aduanas
Suspensión del Despacho Aduanero de Oficio versus
Petición de Parte .
 ADPIC exige ambos.
 Los países tienen libertad para regular
 Chile, optó por restringir a: mercancía de marca registrada
falsificada o de mercancía que infringe el derecho de
autor.
Rol de los titulares de derechos.
Requisitos pueden facilitar entorpecer.
Particulares, muchos requisitos.
Oficio, exige la acción de los particulares.
2.4 La realidad de Aduanas
Contenido del Despacho Aduanero.
 ADPIC, facultativo: destinadas a la exportación desde su
territorio.
 Los países tienen libertad para regular a la importación a
la exportación y a otras destinaciones aduaneras o estar
limitados únicamente a la importación.
 Chile, optó por ampliar.
Presunción
de
Infracción
versus
Suspensión del Despacho Aduanero
 ADPIC. Suspensión admite procedimiento administrativo
bajo debido proceso.
 Existe presunción de infracción de su derecho de
propiedad intelectual (51 ADPIC).
2.4 La realidad de Aduanas
 Caso Chileno: “efectuar la denuncia, en conformidad a la
ley”
 Tesis restrictiva.
Limitado a los tipos de la PI.
Propiedad Industrial, acción pública previa instancia
particular.
 Tesis amplia.
Infracción a las leyes penales en general
Código Tributario.
Código Penal. Art 190 Nombre o marca falsos. Art. 185
Falsificación de Marca.
Ordenanza de Aduanas. Contrabando. Art 168
Ordenanza.
Propio. Mercaderías Prohibidas
Impropio. Objetos de ilícito comercio.
2.3 La realidad de Aduanas
 “Sobre el particular cabe mencionar que la Ordenanza de
Aduanas define a la importación como “la introducción
legal de mercancías extranjeras para su uso o consumo en
el país” y que exportación es “la salida legal de
mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o
consumo en el exterior”. Por lo tanto, la prohibición de
comercialización, implica necesariamente la prohibición de
importación
o
exportación,
pues
prohibida
la
comercialización se impide la posibilidad de su tráfico
legal. No resulta procedente aceptar a trámite una
destinación aduanera que ampare mercancías cuyo tráfico
la ley califica como delito.
 En consonancia con las disposiciones de los artículos 46,
49 y 50 del ADPIC, se pueden conseguir efectos
completamente distintos.
2.4 La realidad de Aduanas
Aduanas. Concurso de delitos.
Jurisprudencia: Procedimiento abreviado, condena a los
autores, por delitos contra la propiedad intelectual,
contrabando y comercio clandestino.
DPI
2.5 La realidad de Aduanas
Carácter Comercial.
 Art. 60 ADPIC: “Los Miembros podrán excluir… las
pequeñas cantidades de mercancías que no tengan
carácter comercial…”
 Art. 17, Ley 19.912: “las mercaderías que por su cantidad
o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte
del equipaje personal de los viajeros”
 ADUANAS:
2.6 La realidad de Aduanas
• ADUANAS: “En ningún caso hace variar la naturaleza
ilícita de estas mercancías ni puede implicar que
eventualmente la Aduana pudiera entenderlas incluidas en
el concepto de equipaje. Esta norma sólo implica que la
mercancía de marca registrada falsificada o que infringe el
derecho de autor, que no tengan carácter comercial y
formen parte del equipaje personal de los viajeros, no serán
objeto de los procedimientos especiales que se contemplan
en la ley, esto es la suspensión del despacho, de oficio o a
petición de parte, el ejercicio del derecho de inspección ni
de los demás derechos establecidos en la Ley 19.912, pero
en ningún caso dejan de tener un carácter ilícito, por lo que
su importación o exportación se encuentran igualmente
prohibidas.”
2.7 La realidad de Aduanas
Ejercicio de las Acciones Penales.
Delitos de acción privada o mixta.
Delito de contrabando u otros.
Almacenaje y Destino de la Mercadería
Infractora.
Normas especiales.
Uso de norma aduanera, la mercancía pirata, al ser de
importación o exportación prohibida debe salir de los
canales de distribución legales. No puede ser entregada a
los infractores, ni puede ser objeto de subasta aduanera.
Art. 152 Ordenanza Aduanas. Acuerdo del Ministerio
Público, donación.
CONCLUSIONES
Audaces e innovadores en la aplicación de la
integridad del sistema jurídico y no limitarse a
buscar soluciones en la especialidad.
3.
Aporte del TDPI – Problemas
 Falta o tardía constitución de registros.
 Inoportuna información a los servicios de Aduanas.
 Información oportuna y eficaz para procedimientos
policiales.
 Demora facilita el sobreseimiento.
 Determinación del contenido de los derechos.
4. Resolución oportuna y claridad
de las resoluciones






Antecedentes en la “nube”.
Rápida resolución de los asuntos.
Contacto directo con Aduanas y actos institucionales.
Vínculos institucionales y acceso preferente.
Desarrollo de actividades de capacitación conjunta
Claridad en las resoluciones
Resolución oportuna
Ingresos
Del Antiguo Tribunal
4.143
Ingresos 2006
1.675
Ingresos 2007
917
Ingresos 2008
1.259
Ingresos 2009
2.008
Total
10.002
Resolución oportuna
Total de CausasVistas
2006
2.935
2007
2.568
2008
2.225
2009
1.364
Total
9.092
Importancia de la claridad en
las resoluciones. Ejemplos.
Marca Torres del Paine
La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y
excluyente de utilizarla; sin perjuicio que el registro
de un término geográfico como marca comercial, no
debe ni puede ser obstáculo para que terceros
puedan seguir utilizándolo para indicar la real
procedencia de un producto, para promocionarla o
difundirla públicamente, siempre y cuando no lleve a
error o confusión, respecto de la procedencia
empresarial de los productos a distinguir.
PATENTE EUROPEA EP 0 842889
PRIORIDAD SE/3607 DE FECHA 03.10.1996.
DOC. DE PATENTE
N° REGISTRO 30.253
FECHA REG 15.11.1977.
Tributación
 EJEMPLOS DE INFRACCIÓN
Condena por uso malicioso
de invento con solicitud de patente en
Trámite.
Registro N° 41.980, protege: “Formulación y
procedimiento para aumentar la resistencia
de las plantas a ciertos agentes patógenos,
en especial hongos, por aplicación a las
raíces de las plantas de una solución a
base de quitosano (poli-D-glucosamina).
Condena por uso malicioso
de invento con solicitud de patente en
Trámite.
Se alegó por la defensa: “Que las
características de este quitosano eran
distintas a las del quitosano del señor
Villanueva, ya que tenía una desacetilación
de alrededor de 80% con una viscosidad de
los 400 centipois, libre de ceniza no mas de
0,2, con muy pocas proteínas no más de 0,3
y de acuerdo a la normativa se verificó la
existencia de metales pesados.
Condena por uso malicioso
de invento con solicitud de patente en
Trámite.
Perito Carola Barraza Moenne. Bioquímico.
“Que la protección a la solicitud de patente está dada por el
pliego de reivindicaciones, cuya cláusula principal explica el
contenido esencial de la protección; después consta de
varias cláusulas que indican especificaciones de la solicitud.
Cada reivindicación tiene tres partes, la primera llamada
preámbulo, la palabra caracterizado y la caracterización
Explicó la perito, que el preámbulo dura hasta la palabra
caracterizado y describe el campo de aplicación de la
invención, aquí se explica a qué se refiere la invención no es
lo que define la invención, lo que define la invención es lo
escrito después de la palabra caracterizado que es lo
fundamental de la reivindicación.
Condena por uso malicioso
de invento con solicitud de patente en
Trámite.
Relató la profesional que en este caso la reivindicación uno de la patente dice
que se protege una formulación que aumenta la resistencia de las plantas a
agentes patógenos en especial hongos, esto define la utilidad que va a prestar la
formulación que está escrita, después se definen tres condicionesAñadió que la
primera característica es que la formulación comprende quitosano de una
viscosidad entre 200 cps a 250 cps y con un grado de desacetilación de 70% +
5%; una solución de ácido débil al 1% al 10% v/v; y una cantidad efectiva
del quitosano mencionado para tratamiento de raíces de plantas, que esté
comprendida en el rango de 0,30 % a 0,75% p/v, en que el PH de dicha
formulación quede comprendido entre 6,0 y 6,4; comparándola con la
información contenida en el informe emitido por la U. de Chile, señaló que la
viscosidad de “kitosan Plus” coincide con la descrita en la reivindicación primera
antes referida, pero no se describe el grado de desacetilación, mismo que a su
juicio es la condición que otorga la viscosidad, por lo tanto estas dos condiciones
son siempre proporcionales, de modo tal, que para que una solución de
quitosano tenga una determinada viscosidad debe tener siempre el mismo grado
de desacetilación y aún cuando no esté descrito se asume que es el mismo, no
podría ser distinto según su criterio.
CASO ISKIMIL V/S PLAVIX.
Se condena a JAIME ALFONSO RAMÍREZ KATTAN, como
autor del delito del artículo 52º letra b) de la Ley 19.039.
Por cuanto, LABORATORIOS ROYAL PHARMA Y/O ALPHES
CHEMIE S.A, comercializa y vende en el territorio nacional
un producto farmacéutico denominado “ISKIMIL” que
contiene CLOPIDOGREL HYDROGENOSULFATO FORMA
CRISTALINA 2, cuya forma cristalina mencionada de dicho
compuesto se encuentra protegida por la patente de
invención N° 42308.
CASO ISKIMIL V/S PLAVIX.
II.- Se condena a JAIME ALFONSO RAMÍREZ
KATTAN, al pago de una multa a beneficio fiscal de
100 unidades tributarias mensuales, valoradas a la
fecha de su cancelación, en cuanto le ha cabido
participación en calidad de autor del delito de
infracción al artículo 52º letra b) de la Ley 19.039
en su versión anterior al 01 de diciembre de 2005,
cometido en perjuicio de Laboratorios SanofiAventis, en el mes de octubre del año 2005 en
ésta ciudad y al pago de las costas de la causa.
CASO ISKIMIL V/S PLAVIX.
En caso que el sentenciado no tuviere bienes
para satisfacer la multa, sufrirá por vía de
sustitución y apremio, la pena de reclusión,
regulándose un día por cada un quinto de
unidad tributaria mensual, sin que pueda ella
nunca exceder de seis meses como lo
dispone el artículo 49 del código Penal.
CASO ISKIMIL V/S PLAVIX.
III.- Que, en cuanto a la incautación ordenada por el
inciso final del artículo 52 de la ley 19.039 en su
versión anterior al 01 de diciembre de 2005, se dará
lugar a ella, sólo respecto de los medicamentos de
nombre Iskimil serie 0327705, ya que ella fue la
periciada, encontrándose en su formulación
clopidogrel forma cristalina 2, siempre y cuando aún
se encuentren disponibles en las farmacias y
droguerías del país, lo que deberá hacerse a costa del
condenado.
CASO ISKIMIL V/S PLAVIX.
Acordada la condena de que fuera
objeto el acusado Ramírez Kattan, con
el voto en contra del Magistrado Robert
Orchard Alarcón, quien estuvo por:
-Ausencia de condición de procesabilidad.
-No se acreditó que se tratase del mismo
producto.
-Ausencia de dolo directo. Clopidrogel Forma
Cristalina N° 1