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Miguel A. Martínez
Patentes y Marcas
El uso de Marcas ajenas en Internet
•
Introducción
•
Registro abusivo de nom bres de dominio, consistentes en l a
denominación o una imitación de una Marca de un tercero.



Ciberocupación
Política Uniforme de Resolución de Controversias de Nombre de
Dominio (UDRP)
Trademark Clearinghouse (TMCH)
•
Uso de m arcas ajenas en los anuncios promocionales de Google
Adwords.
•
Uso de m arcas ajenas en las metaetiquetas y en ot ras partes de una
página web.
•
Tratamiento de las marcas en el comercio electrónico. La Sentencia
L’Oreal vs. eBay
© Miguel A. Martínez, Madrid, 29 diciembre 2014
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INTRODUCCIÓN
Una marca constituye un derecho exclusivo, que confiere a su titular la posibilidad
de impedir que otros utilicen esa marca en relación con los productos y servicios
para los que se registra.
Hasta finales del siglo pasado el uso de las marcas generalmente estaba restringido
a un área geográfica concreta y los cauces de venta de sus productos o servicios
eran los tradicionales. Esta territorialidad imponía en c ierta medida los precios de
los productos, ya que no er a posible una c ompetencia basada en c omprar
productos con una marca concreta en el extranjero para venderlos en ot ro país,
porque la simple entrada de productos extranjeros en un país suponía un
gravamen. En consecuencia, el registro de una marca se circunscribe en un área
concreta y en todo caso está sujeto a las leyes del Estado en el que se registra, aún
cuando pueda hac erse un registro a nivel internacional para cubrir un abanico de
países importante con una inversión razonable, al final, salvo el caso de la UE, son
los Tribunales de c ada Estado los que dirimen los límites de l os derechos que
amparan las marcas registradas en c aso de l itigio en virtud de t al protección
territorial.
La entrada de Internet en nuestras vidas supuso en primer lugar la creación de un
mundo sin fronteras. Lo que se publicita en un cualquier país aparece a nivel global
en la red de r edes. Lo que se vende en un país puede s er adquirido por un
ciudadano o una empresa de cualquier parte, salvo ciertas restricciones.
La expansión simultánea del correo electrónico y los sistemas de mensajería
supuso también un gran abaratamiento de las comunicaciones y todo ello facilitó la
inmediatez de t areas y consultas; lo que antes llevaba horas, incluso meses,
actualmente se pueden r ealizar casi instantáneamente. Esta inmediatez y la
facilidad de comunicarse con cualquiera, incluso de forma anónima, ha propiciado
también la expansión del comercio electrónico. Si a ello unimos que la globalización
ha supuesto de hecho la práctica eliminación de las trabas a la libre circulación de
mercancías, podemos llegar a la conclusión de que actualmente vivimos un
mercado global, que se desarrolla y se publicita a través de un medio de conexión
también mundial y es este mundo global en el que nos ha tocado vivir y defender
nuestras marcas frente a las distintas acciones de terceros relacionadas con ellas.
Internet, para facilitar la localización por parte de los usuarios del sitio web de una
empresa o de una marca, ha identificado la dirección de c ada “portal” con un
nombre de dominio. Esto ha propiciado primeramente la creación de un cierto
“distintivo” a nivel global, que podía entrar en conflicto con las marcas registradas
en cualquier país y también un abuso por parte de terceros cuando registran
dominios con nombres similares o iguales a marcas registradas, incluso notorias a
nivel global, resultando lo que se ha venido en llamar ciberocupación. Para paliar
esta situación se ha establecido una política uniforme de resolución de
controversias de nombre de dominio (UDRP) y para protegerse frente al registro de
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los nuevos nombre de dominios de nivel superior creados a lo largo de 2012-13 se
ha establecido el registro de marcas a nivel de Internet, también llamado Trademark
Clearinghouse (TMCH).
Hace unos años era impensable suponer que un tercero tuviera algún interés en dar
publicidad a una marca ajena, o de vender productos con marcas de otro u otros
competidores. Igual de impensable resultaría que se pudiera llegar a conseguir que
una marca apareciera en ciertas guías profesionales (los buscadores de hoy en
día), cuando directamente se busca una marca competidora, incluso notoria. En la
actualidad esta situación es cada día más frecuente. Por un lado, algunos publicitan
la marca de un tercero en los anuncios promocionales de Google Adwords para que
cuando el usuario hace clic en el enlace de los que aparece en esa búsqueda, se
redirija a su página web. Mientras que otros ocultan la marca de un tercero en las
metaetiquetas (metatags) y en otras partes de su propia página web, para que
Google, al buscar esa marca, detecte también esa página que incorpora ese “topo”
en alguna de las metatags y en consecuencia redirija al usuario hacia ella,
probablemente pensando que se trata de un link relacionado con la marca buscada.
La expansión del comercio electrónico fue posible gracias a Internet y por tanto
también ha dado lugar a nuevas situaciones que hace unos años eran impensables.
En un mundo sin Internet no cabía pensar que un vendedor de un determinado
producto podría auto-constituirse como distribuidor de una marca de un tercero sin
contar siquiera con su aquiescencia. La reventa de productos con marca por parte
de terceros, que el fabricante había destinado a r egalo, como muestra o para
prueba por parte de sus cliente; o la retirada del embalaje (con la marca incluida)
por parte del vendedor, son situaciones que nos recuerdan los mercadillos y cierto
mercadeo propio más bien de otra época, pero no se creía que esta dinámica de
venta podría llevarse también a cabo a través de e-commerce.
Estas son algunas de las situaciones que me propongo analizar en este artículo.
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REGISTRO ABUSIVO DE NOMBRES DE DOMINIO, CONSISTENTES EN LA
DENOMINACIÓN O UNA IMITACIÓN DE UNA MARCA AJENA
La expansión de Internet fue posible gracias a la creación del llamado sistema de
nombre dominio (DNS), que no son más que una traducción de las direcciones IP
(una ristra de normalmente 12 número separados por puntos en bloques de 3), que
evitan a l os usuarios tener que conocer la dirección numérica de cada sitio web
(personalmente la terminología “portal web” me resulta de más de agrado por las
connotaciones que tiene con el portal de mi casa, o mi empresa). El sistema de
nombres de domino permite acceder al sitio o portal web a través de un nombre,
que normalmente se corresponde con la denominación social de la empresa, o con
una marca registrada, a los que se añade un t érmino de general designación y así
tenemos que un dominio cualquiera, por ejemplo: www.ipamark.es, está compuesto
por un nombre propio del dominio: <ipamark> y el llamado dominio de ni vel
superior, que en este caso es: <es>, separados por un punto.
Los dominios de nivel superior o TLD están gestionados por la ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers), la cual ha delegado en empresas u
organizaciones el registro de los nombres de dominio en cada uno de los dominios
de nivel superior existentes y que, aunque en la actualidad ya sobrepasan el millar,
se pueden agrupar en 2 tipos:

Geográficos (ccTLD), que c omo su nombre indica son los usados por un
país o territorio (<es>, <mx>,…).

Genéricos (gTLD), usados por una c lase particular de o rganización.
comercial <com>, gubernamental <gov>, <aero>,<cat>, <museum>, <biz>,
<info>, … En 2013 se han creado más de 1.000 nuevos dominios genéricos
de nivel superior, entre las que existen algunas denominaciones
descriptivas: <abogado> <docs>…, nombres de c iudades o r egiones:
<madrid> <barcelona> y marcas registradas: <seat> <bbva> …
En los primeros años de Internet se produjeron multitud de conflictos entre los
nombres de dominio y las marcas registradas, ya que los nombres de dominio eran
el medio más fácil y sencillo para localizar la dirección de una empresa o de una
marca en Internet. Si bien la implantación de G oogle ha v enido a d esvirtuar este
tipo de búsqueda ya que el primer sitio en el cual este buscador comienza con la
localización de una palabra cualquiera (incluyendo una marca) es a través de los
nombre de dominio que la incorporan. Es por ello el motivo por el que los nombres
de dominio tienen un cierto carácter diferenciador denominativo, de forma similar a
las marcas, constituyéndose como un nuevo signo distintivo de carácter especial o
asimilado a los signos distintivos ordinarios.
Esta similitud provocó que se presentaran muchos registros de nombres de dominio
de denominaciones sobre las cuales no se tenían derechos, dando lugar a registros
abusivos de nombres de dom ino, en m uchos casos idénticos a las marcas de
aquellos que aún no habían tomado la precaución de registrar los dominios
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correspondientes. Esta denominada “ciberocupación” es el término con el cual se
conocen aquellas situaciones en las que se registra un dominio de mala fe con la
finalidad de venderlo, licenciarlo o cederlo al legítimo interesado o a cualquier otro
con fines netamente lucrativos, o de atraer visitantes hacia su página web para
crear confusión con una marca existente o perturbar los negocios de un competidor.
En ocasiones se han llegado a ocupar estos dominios para usarlos en páginas de
un contenido poco apropiado, como medida de presión en tal reventa o con otros
fines (políticos, ideológicos o de otra índole).
Esta situación se ha venido a complicar sobremanera porque los sistemas de
registro de marcas tienen un ámbito de protección territorial, mientras que los
nombres de dominio, por la propia naturaleza de Internet, gozan de una protección
a nivel mundial, llegando en oc asiones a l a difícil tarea de t ener que solventar
conflictos por tanto los sistemas judiciales que carecen de l a autoridad suficiente
para privar de efectos a nivel global.
El problema de l a ciberocupación condujo en 1999 a la ICANN a promulgar su
Política Uniforme de resolución de controversias de nombre de dominio (conocida
también por sus siglas en inglés UDRP), para propiciar la solución de disputas a
través de mecanismos arbitrales, con la intervención de ent idades acreditadas,
entre las cuales destaca la Organización Mundial de l a Propiedad Intelectual
(OMPI) (o WIPO si escribimos sus siglas en inglés). Esta política se aplica en los
casos específicos en los que:
1) El nombre de dominio registrado por el titular es idéntico o similar, hasta el
punto de c rear confusión, con respecto a una marca de p roductos o de
servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
2) El titular del nombre de dominio no t iene derechos o i ntereses legítimos
respecto del nombre de dominio en cuestión.
3) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La UDRP proporciona un mecanismo rápido y eficaz para la solución de
controversias relativas a l os nombres de dom inio de I nternet, sin necesidad de
recurrir a la vía judicial, por lo que en la actualidad se han resuelto más de 30.000
casos por esta vía.
Aunque cada caso lógicamente ha de analizarse en su contexto y de manera
personal, comentaremos uno de los supuestos que más habitualmente se presta a
controversia: se trata del distribuidor o reparador (servicio técnico) de un producto,
que registra un dominio en el que incluye en cierta forma una marca notoria en el
sector. La anexión de la marca suele producirse con términos geográficos:
electroluxmallorca.com, o relativos al producto: neumáticos-michelin.es.
Generalmente, la política establecida en este sentido permite a los distribuidores
autorizados, o distribuidores que no siendo oficiales así lo determinan en su web,
puedan mantener su nombre de do minio puesto que s e considera que tienen
derechos e intereses legítimos y que no se puede considerar que ese dominio se
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haya registrado de mala fe. Es decir todo aquello que conlleve a que el usuario no
se confunda sobre la relación entre el titular de l a web y la marca; y que por el
contrario permita identificarle y diferenciarle de la marca prioritaria, en principio, ha
de permitirle mantener la titularidad del dominio.
En este sentido debemos destacar la decisión adoptada por el Arbitraje en el
caso Oki Data Americas, Inc vs. ASD, Inc, en la que se establece la
llamada doctrina de los distribuidores, que señala que además de examinar que
exista similitud, a l a hora de c omprobar si existe un i nterés legítimo por parte del
demandado (el no titular de la marca), habrán de observarse también los siguientes
puntos:
−
−
−
−
Que exista una oferta real de productos o servicios.
Que la referida oferta se circunscriba a a quellos productos y servicios
diferenciados con la marca ajena.
Que exista una identificación clara de l a vinculación contractual o
conexión con el titular de la marca ajena, en un lugar bien diferenciado y
prominente del sitio web.
Que el titular no acapare el mercado de nombres de dominio al utilizar el
dominio controvertido, impidiéndole al titular de l a marca ajena reflejar
dicha marca en un nombre de dominio.
Es decir, para que un distribuidor (entiendo que también sería aplicable al que
repare un producto o cualquier otra actividad de servicio post-venta) pueda usar la
marca de l os productos que vende en s u nombre de do minio, debe distribuir
realmente esos productos o servicios. La oferta ha de circunscribirse a dichos
productos y servicios y debe quedar también clara la vinculación con respecto al
titular de la marca ajena sobre la que mantiene la relación de distribución o del
signo que sea.
Ante todas estas controversias algunos órganos registradores han puesto en
marcha mecanismos de pr otección de der echos tales como un pr ocedimiento
“sunrise” durante la fase de pr e-lanzamiento en el cual en determinadas
circunstancias los titulares de der echos pueden de m anera preventiva registrar u
objetar el registro de nombres de dominio.
Así mismo y como medida de protección ante la aparición de los nuevos dominios
genéricos (gTLD) la ICANN ha anunciado la creación del Trademark Clearinghouse
(TMCH) que consiste en un s istema de i nscripción prevalente de marcas
registradas ante cualquier nombre de d ominio que se registre con las nuevas
extensiones gTLD. Este registro está abierto desde el 26 de marzo de 2013.
El TMCH permite presentar los datos de una marca registrada para su inclusión en
una base de datos única que otorga al inscrito los siguientes derechos:
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1. Las marcas inscritas dispondrán de un per iodo inicial (Sunrise) de 30 días para
proteger el nombre de dominio que coincida con su marca registrada. Este
periodo Sunrise es anterior a l a apertura al público en g eneral de c ualquier
nuevo gTLD. Todos los nuevos gTLD tendrán obligatoriamente un periodo
Sunrise, durante el cual las marcas registradas, validadas por TMCH podrán
protegerse como nombre de dominio con las nuevas extensiones.
2. El titular de una marca registrada en TMCH está protegido por la ICANN frente
solicitudes de nuev os dominios coincidentes con su marca. Esta protección
funciona de la siguiente manera:

El solicitante de un dominio recibirá un aviso de que dicho nombre
coincide con una marca registrada, dada de alta en TMCH y que por
tanto puede estar infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Si el solicitante del dominio continúa con su registro, el titular de una
marca inscrita en el sistema TMCH recibe una not ificación en es te
sentido, para que pueda tomar las medidas que crea necesarias para
proteger sus derechos.
A modo de conclusión:
El hecho de que un nombre de dominio incorpore una marca ajena, hasta el punto
de crear confusión con respecto a dicha marca, no determina de forma precisa que
no tiene derecho a r egistrar ese nombre de dominio. Al contrario, se está
permitiendo mantener la titularidad del dominio mientras que el titular del mismo
tenga un derecho o intereses legítimos, que no se pueda considerar que ese
dominio se haya registrado de m ala fe y que el nombre de dom inio no permita o
sirva para que cualquier usuario pueda confundirse sobre la relación existente entre
el titular del dominio y la marca.
También se permite al distribuidor de una marca adoptar un nombre de dominio que
la incluya siempre que exista una oferta real y que ésta se circunscriba a aquellos
productos y servicios diferenciados con la marca ajena; además ha de existir una
identificación clara de la vinculación contractual o conexión que tenga con el titular
de la marca ajena, debiendo quedar disponibles nombres de dominio libres con la
marca controvertida a disposición del titular de dicha marca para evitar la ocupación
masiva de los mismos por otros.
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USO DE MARCAS AJENAS, COMO PALABRAS CLAVE EN LOS ANUNCIOS
PROMOCIONALES DE GOOGLE ADWORDS
Los primeros buscadores de I nternet que surgieron eran temáticos (Yahoo! es un
buen ejemplo). Su funcionamiento era muy similar a las “páginas amarillas” de
aquel entonces, en un formato electrónico. Surgieron pronto otros buscadores
basados en un motor de búsqueda (Lycox es probablemente el ejemplo más
conocido). Estos buscadores detectaban palabras dentro de una página web, pero
los resultados de una b úsqueda en l a mayoría de las ocasiones eran de escaso
interés ya que no conseguían discriminar de entre los resultados obtenidos los que
resultaban de mayor interés para el usuario y, o bien se presentaban desordenados
al azar, o bien aparecían destacados en función del pago que efectuara el titular de
la página por aparecer entre los primeros de la búsqueda. Con la llegada de
Google, gracias a un algoritmo basado en p riorizar de entre los resultados
obtenidos aquellos que los usuarios consideran más relevantes para una temática
concreta, cambia de forma radical la dinámica de búsqueda y sobre todo lo
mentalidad del usuario que abandona totalmente los buscadores tradicionales
volcándose prácticamente por entero en el uso de Google, hasta el punto que ha
llegado a ejecutar más del 90% de las búsquedas que se efectúan actualmente en
Internet. Tanto es así que, aunque Google se funda en 1998, hoy en día nos parece
que siempre ha formado parte de Internet y seguramente no s omos capaces de
imaginar un futuro de la red sin su presencia.
En el año 2000 G oogle crea su programa publicitario al que denominó Google
Adwords también conocido como “enlaces patrocinados”, que vino a revolucionar
la publicidad tal y cómo la entendíamos hasta entonces. A partir de e ntonces al
efectuar una bús queda en Google aparecen, además de los resultados naturales
del buscador, al principio y en la parte derecha de la página, una serie de anuncios,
en función de l as palabras clave que se hayan introducido para realizar la
búsqueda. Si tenemos en c uenta que hoy en dí a Google también emplea
tecnologías que permiten la geolocalización, lo que consigue en cada búsqueda
efectuada es una “publicidad dirigida”, orientada al producto o servicio buscado y a
la zona en la que estamos en ese instante. Ya no se trata de vender frigoríficos en
el polo, sino de of recer el producto que busca el usuario y que además puede
encontrar en un lugar próximo a su ubicación.
En la actualidad los anuncios de Google Adwords llevan una pequeña etiqueta con
la leyenda "Anuncio" con la finalidad de que el usuario no se llame a engaño y
pueda diferenciar las páginas de uno y otro tipo. Conviene aclarar en e ste punto
que la aparición de un anuncio está relacionada con la contratación de
determinadas palabras por parte del anunciante, de forma que cada vez que esa(s)
palabra(s) se busca(n) el anuncio aparece en el resultado de l a búsqueda.
Google cobra al cliente (anunciante) cuando un usuario hace clic en el anuncio y
accede a la página a la cual remite el enlace, independientemente del número de
veces que éste aparezca en la web de Google. No obstante, el anunciante
puede limitar el importe máximo que está dispuesto a pa gar por su publicidad
insertada a través de este medio.
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Por ejemplo, una empresa de zapatillas puede pagar por publicitarse cada vez que
un usuario de G oogle busca la palabra “footing” en cuyo caso aparecerá un
“Anuncio” con un enl ace que remitirá a l a página publicitaria del anunciante. El
problema surge cuando el anunciante contrata una marca de un competidor, para
que cada vez que un usuario efectúa una búsqueda de esa marca, aparezca su
publicidad al principio de la lista de resultados, publicidad que no remite al usuario a
la página de la marca original, sino a la página de este anunciante, que puede ser
un vendedor de la misma (autorizado o no), o un vendedor de marcas competidoras
de la anunciada, que está buscando el usuario en ese momento.
Este tipo de publicidad puede ex poner, tanto a Google, como a la empresa
anunciante, a una posible responsabilidad legal por infracción de marcas, publicidad
engañosa y competencia desleal. Esta es la problemática que vamos a estudiar en
este punto.
Google aparece exenta de toda responsabilidad en este sentido, al menos así lo
sentó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 23 de marzo de 2010, que
enfrenta por un l ado a G oogle, por otro a l a sociedad Louis Vuitton, y por otro a
Viaticum, Luteciel y otros, en la cual, en sus conclusiones, se declara lo siguiente:
1) El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena
como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la
presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de
dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva
89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.
2) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico),
debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al
prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no
desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los
datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede
considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición
del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de
estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para
retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.
1) Es el titular de la marca el que está facultado para prohibir a un anunciante
que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya
seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de
referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios
idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha
publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los
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productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca
o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario,
proceden de un tercero, en base a los artículos 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria.
En el caso español, existen varios precedentes, por ejemplo la Sentencia del
Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de M adrid, de 23/09/2013, que enfrenta a “La Tienda
del Espía” vs Google; en ella se plantea un litigio que no gira en torno a la infracción
de derechos marcarios, sino a l a contratación de pal abras claves en Google
Adwords por parte de un tercero. Este Tribunal sienta como base la Sentencia del
caso Google comentada anteriormente y establece que el intermediario en l a
prestación de servicios de la sociedad de la información está exento de
responsabilidad, de ac uerdo con varios artículos de la Directiva de Comercio
Electrónico, 2000/31 y según los criterios siguientes:
−
Se considera que el prestador de s ervicios no es responsable de l os datos
almacenados a petición del destinatario, a condición de que:
a) No tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información es
ilícita o lesiona derechos de un tercero, o que;
b) en cuanto tenga conocimiento, el prestador de servicios actúe con
prontitud retirando los datos o haciendo que el acceso a los mismos sea
imposible.
−
El proveedor de servicios no t iene por qué desempeñar un papel activo en el
control de l os datos almacenados, ya que la naturaleza de s us servicios es
<<meramente técnica, automática y pasiva>>, lo que implica que no t iene
conocimiento ni control de la información transmitida o al macenada. Tampoco
está obligado a s upervisar los datos transmitidos o al macenados en el
buscador, como no está obligado a examinar la licitud o ilicitud de la información
y sobre si la misma infringe o no los derechos de terceros. Más concretamente,
tratándose de palabras clave coincidentes con términos registrados a favor de
terceros no se le puede exigir que realice un juicio de valoración de la confusión
en torno a l os signos controvertidos y los productos y servicios para los que
están registrados de tal suerte que en función de dicho juicio deniegue o no la
contratación de una det erminada palabra clave. Por lo que su labor es más
técnica y operativa que fiscalizadora.
En resumen, Google no participa en la selección de las palabras clave ni en la de
los mensajes promocionales, ni en la presentación de los mismos, por lo que
estaría exento de responsabilidad según se contempla en el Art. 17 de la LSSICE
(Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico). No
obstante, Google ha establecido una “Política de m arcas comerciales, para
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restringir su uso en los anuncios Adwords”, que permite que un titular de una marca
puede presentar una r eclamación a G oogle sobre el uso de s u marca en dichos
anuncios de texto, a fin de que inicie una i nvestigación y en s u caso restrinja y/o
elimine el uso de una determinada palabra en los anuncios Adwords, porque según
sus propias manifestaciones Google se toma muy en s erio las acusaciones de
vulneración de los derechos de marcas comerciales y, como muestra de
consideración, están dispuestos a investigar los problemas que les comuniquen los
propietarios de marcas comerciales. No obstante, como Google no es una
institución de arbitraje sobre los hechos que le plantean, recomiendan a los
propietarios de marcas registradas que resuelvan sus disputas con los anunciantes
directamente porque estos pueden tener anuncios similares en otros programas de
publicidad.
A pesar de la implicación de Google por resolver este tipo de controversias y dotar
de un s istema de r esolución práctica, nuestra experiencia en es te terreno no ha
sido muy efectiva. Concretamente, tras la presentación de una r eclamación por
parte de la marca registrada (en multitud de países) “No + Vello”, no hemos
conseguido detener la publicidad de expresiones como “no más vello”, y ello porque
la política de Google determina que en casos de expresiones descriptivas no sería
ponderable en términos de una i nstitución privada como es Google la exclusión de
dichos términos del uso general; hecho totalmente discutible puesto que el signo “+”
en castellano se lee como “más” y además el propio buscador lo “traduce”
directamente por este mismo adverbio (“más”, valga la redundancia), y buena
prueba de ello es que al buscar la marca de referencia “No + vello” los resultados
que arroja son idénticos a cuando se busca “no más vello”.
En cuanto a l a responsabilidad en que puede i ncurrir el anunciante de la marca
ajena, sin consentimiento de su titular, existen varias sentencias que nos aclaran
este aspecto. En concreto, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de la
UE, de 22 de s eptiembre de 2011 que dilucida una decisión prejudicial planteada
por la High Court of Justice (Chancery Division) (Reino Unido) en el caso C-323/09
entre Interflora vs. Marks Spencer, declara:
1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE y 9, 1, a),
del Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca
está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de
una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó
en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el
consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para
los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una
de las funciones de la marca. Este uso:
−
menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la
publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite
difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente
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atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio
proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada
económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;
−
en el marco de un servicio de referenciación de las características del
que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de
la marca, y;
−
menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo
esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o
conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y
ganarse una clientela fiel.
2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c),
del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular
de una marca renombrada está facultado para prohibir que un competidor
haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca
que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de
referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de
ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter
distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha
publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad
(difuminación).
En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave
menoscaba el carácter distintivo de la marca renombrada (dilución), si
contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un
término genérico.
En cambio, el titular de una marca renombrada no está facultado para
prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir
de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una
alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin
ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de
dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar
por lo demás las funciones de la mencionada marca renombrada.
Ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 23 de marzo de 2010, caso
Google, comentada anteriormente, señalaba que:
−
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los
hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el
menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen descrita
en el apartado 84 de la presente Sentencia.
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−
Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo
económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un
menoscabo de la función de indicación del origen.
−
Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo
económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de
que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente
atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del
mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el
titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a
éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca
resulta menoscabada.
En España existen varios casos en los que se han enfrentado el titular de la marca
frente y el anunciante que supuestamente incluye ilícitamente la marca ajena entre
los anuncios promocionales de Google. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
Nº 9 de Madrid, 879/2010, de 22‐12‐2011, caso “MASALTOS”, apoyándose en las
dos sentencias del TJUE, condena por infracción al tercero que utiliza la marca
registrada como palabra clave en los anuncios Adwords ya que la utilización de la
expresión MASALTOS no necesariamente describe el producto comercializado sino
que supone una utilización de un signo idéntico al que la actora tiene registrado a
su favor. En cierta medida, este caso es similar al de “No + Vello”, tratado con
anterioridad, pero el planteamiento de Google es el de no t omar posición más allá
de su competencia y en casos de cierta complejidad en las valoraciones atenerse a
lo que dispongan las resoluciones judiciales como a es te respecto informa la
legislación en nuestro país.
La Sentencia 169/13 de 31 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo
Mercantil Nº 1 de Alicante en el asunto Orona vs. Citylift, resuelve el enfrentamiento
entre la Coop. Orona (empresa líder en el sector de ascensores) que demandó por
infracción de su marca, y a Citylift (empresa dedicada a la venta y mantenimiento
de ascensores), por utilizar la expresión ORONA como palabra clave en Google
Adwords. En este caso, el Juzgado desestima la demanda interpuesta por Orona al
considerar que el titular de la marca no puede prohibir todo uso de un signo idéntico
a su marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en
Internet, y ello a pesar de que Citylift admite el uso como palabra clave en Google
del término Orona. Para ello, el citado tribunal realiza el examen con arreglo al
Derecho de Marcas, valorando si la función de origen de las marcas ORONA se ve
menoscabada por el anuncio en I nternet de Citylift, ya que fue ésa la única
denuncia presentada por la parte demandante.
Al respecto, el juzgado descarta la infracción marcaria y ello debido a que del
anuncio de Citylift en Internet no se derivan los siguientes efectos negativos:
1. No se sugiere vínculo económico entre Citylift y Orona, al no aparecer en
los anuncios las marcas de Orona.
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2. El anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre Citylift y
Orona si consideramos que un i nternauta normalmente informado y
razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra
consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no s ólo
ésta sino varias alternativas a los productos o s ervicios del titular de l a
marca, pueda llegar a determinar que el anunciante es un t ercero no
vinculado al titular de la marca ORONA, por ser un servicio multimarca
(todas las marcas y modelos) y que por tanto es una empresa distinta a
Orona pero que arroja como enlace patrocinado en primer lugar a la titular
de la marca.
Como conclusión:
La sola inclusión de una marca en los anuncios Adwords de Google no supone una
infracción de la misma, dependiendo en todo caso del modo como se presente el
anuncio en sí y de las manifestaciones subjetivas y objetivas de tales hechos.
Lo primero que habrá que observar es si los productos o servicios publicitados son
idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
Lo segundo es si dicho uso puede menoscabar una de las funciones de la marca.
En concreto si la publicidad mostrada a partir de la palabra clave:
−
No permite o con dificultad permite determinar al consumidor
normalmente informado y razonablemente atento que los productos o
servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de
una empresa vinculada económicamente a é ste o, por el contrario,
proceden de un tercero.
−
Si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca
con el ánimo de adquirir o c onservar una reputación que le permita
atraer consumidores y ganarse así una clientela fiel.
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USO DE MARCAS AJENAS EN LAS METATAGS O EN OTRAS PARTES DE
UNA PÁGINA WEB
Ya hemos visto que algunas prácticas de I nternet pueden pl antear algunas
cuestiones relacionadas con las marcas, además de su utilización como nombre de
dominio, por ejemplo en la contratación de dichas marcas como palabras clave en
Google Adwords. Seguidamente vamos analizar otros casos en los que también
existe un cierto grado de ocultación sobre la ubicación de la marca, ya que aunque
esté incluida en la página web del posible infractor no es fácilmente detectable por
el usuario normal de l a red. El sentido de oc ultar la marca ajena tiene la misma
finalidad que su empleo en los anuncios de Google Adwords, es decir, aparecer en
los primeros lugares cuando un usuario de Internet busque productos de la marca
en cuestión de forma que cuando el usuario entre en es e enlace puede llegar a
percibir que es una alternativa a l os productos de di cha marca, o pensar que
aquéllos llevan a sitios en los que se ofrecen los productos de ésta; en este sentido
resuelve la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de la UE de 11 de julio
de 2013, en el caso BEST vs. VISYS:
“Tales indicadores de hipertexto formados por palabras clave («keywords
metatags»), que leen los motores de búsqueda cuando exploran Internet con
el fin de proceder a la referenciación de los numerosos sitios que en él se
encuentran, constituyen uno de los factores que permiten a dichos motores
efectuar una clasificación de los sitios en función de su pertinencia con
respecto al término de búsqueda introducido por el usuario de Internet.
Así, el efecto de la utilización de tales indicadores correspondientes a las
denominaciones de los productos de un competidor y al nombre comercial
de éste, cuando un usuario de Internet que busque productos de ese
competidor introduce una de tales denominaciones o dicho nombre en un
motor de búsqueda, será que el resultado natural mostrado por éste se
modificará en beneficio del usuario de tales indicadores de hipertexto y que
el enlace hacia su sitio de Internet se incluirá en la lista de tales resultados,
en su caso, junto al enlace hacia el sitio de Internet de dicho competidor”.
Así pues, las metaetiquetas son palabras clave o frases incorporadas en el código
HTML de un s itio web, que son invisibles para el visitante pero que pueden leer
algunos motores de búsqueda. En teoría, las metaetiquetas permiten a las
empresas incluir información para aumentar la eficiencia de l os motores de
búsqueda; sin embargo, en lugar de utilizar términos que describen adecuadamente
el sitio, algunas empresas colocan marcas de empresas competidoras en s us
metaetiquetas. Por ejemplo, una tienda podría ocultar la marca “ZARA” en una
metaetiqueta y así cuando alguien busque esta famosa marca de ropa aparecerá
en la lista de resultados la página de esa tienda, pudiendo resultar de ello que está
haciendo un uso engañoso de l a marca de ot ra empresa, lo que puede constituir
posibles actos de competencia desleal o infracción de marcas.
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Las metatags es el lugar más indicado para que Google encuentre una palabra o
expresión (que podría ser una marca ajena); pero esas expresiones (marcas
comerciales incluidas) también podrían incluirse en otras partes del lenguaje de
programación de una página web o en el nombre de los archivos de di stinta
naturaleza; así:
−
También es posible ocultar una marca en el nombre de una imagen o de un
video de forma tal que si al logo de esa pequeña tienda en vez de llamarle
logo.jpg, como es habitual, se le llamase zara.jpg, cuando en Google se
busque la imagen “ZARA” aparecerá el logo de esta tienda y su vinculación
con la página web de la misma pudiendo inducir al usuario a errores sobre la
procedencia de l os productos relacionados y llegar a pensar que existe
relación comercial entre ellos cuando no es así.
−
Del mismo modo, en YouTube el título dado a un v ídeo, que nada tiene que
ver con el de la dirección web en la que este buscador lo posiciona, es el
que determina cuándo aparece en este buscador de vídeos; si por ejemplo
colgamos un v ideo que titulamos: “Moda Zara de temporada”, aparecerá
cuando algún usuario busque vídeos de Zara lo cual nuevamente dará pié a
pensar al usuario que existe algún tipo de relación entre esa tienda y ZARA.
Si bien es posible que tras esta referenciación no se de ningún grado de
infracción ya que ello sería como impedir el uso de expresiones comerciales
en un es pacio abierto de i nformación. Dependerá siempre del ánimo
subjetivo de eng añar y no t anto de l a exposición objetiva del presunto
engaño.
−
Habitualmente un sitio web está formado por varias páginas que pueden
estar situadas en varias carpetas y así, sin que exista ninguna vinculación
con el nombre de dominio, una página podría llamarse y estar colocada en
la siguiente dirección web: www.mitienda.com/ropa/zara.html. De esta
manera, el motor de búsqueda de Google también tendrá vinculada la
palabra “ZARA” con esa página y cuando se busque esta famosa marca
aparecerá entre los resultados la página de la tienda que vende productos
equivalentes. En este caso no s e puede habl ar de q ue existe una
controversia con respecto al nombre de dominio, ya que el dominio es
“mitienda.com” y éste no guarda ninguna relación con “ZARA”, pero sí que
existe una relación en cuanto a la dirección web elegida por la inserción de
términos a saber con qué finalidad.
Entre las resoluciones europeas destacamos Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Tercera) de l a UE de 11 de j ulio de 2013 q ue resuelve una pet ición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunal de C asación belga, en el
procedimiento entre BEST y VISYS, sobre la utilización por dicha sociedad de
indicadores de hipertexto que remiten a BEST y a sus productos. La cuestión que
se plantea el Tribunal es la expresada en el párrafo 26 de la misma:
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«¿Debe interpretarse el concepto de “publicidad” que figura en el artículo 2
de la Directiva [84/450] y en el artículo 2 de la Directiva [2006/114] en el
sentido de que engloba, por una parte, el registro y la utilización de un
nombre de dominio y, por otra, la utilización de indicadores de hipertexto
[metatags] en los metadatos de un sitio de Internet?»
El Tribunal considera:
-
que la publicidad puede presentarse bajo muy variadas formas y que por lo
tanto, en modo alguno se limita a las formas de publicidad clásica.
-
el nombre de dominio hoy en día no es relevante pues su única función es
dirigir a los usuarios de Internet que lo tecleen, de forma exclusiva a la
dirección IP de tal nombre de dominio. El mero registro de un nombre de
dominio no supone, sin embargo, que ése vaya a utilizarse en efecto
posteriormente para crear un sitio de Internet y que, por consiguiente, los
usuarios de Internet puedan tomar conocimiento de tal nombre de dominio.
El mero registro de un nombre de dominio no contiene en sí mismo ninguna
comunicación publicitaria, sino que a lo sumo restringe las posibilidades de
comunicación de ese competidor, restricción que, en su caso, se podrá
reprimir en virtud de otras disposiciones legales
-
Por último, en cuanto a la utilización de indicadores de hipertexto en los
metadatos de un sitio de Internet es pacífico que, en el asunto principal, se
denuncia el hecho de que Visys insertara en los metadatos y, por lo tanto,
en el código de programación de sus sitios de Internet, los indicadores de
hipertexto «Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius,
[...] Best nv», los cuales corresponden a las denominaciones de
determinados productos y al acrónimo del nombre comercial de BEST.
En relación con la utilización de los indicadores de hipertexto, en la mayoría
de los casos, el objetivo del usuario de Internet que introduce la
denominación del producto de una sociedad o el nombre de ésta como
término de búsqueda es encontrar la información o las ofertas sobre ese
producto específico o sobre esa sociedad y su gama de productos. Por lo
tanto, cuando se muestran, en la lista de los resultados naturales, enlaces
hacia sitios en los que se ofrecen productos de un competidor de esa
sociedad, el usuario de Internet puede percibir estos enlaces como una
alternativa a los productos de dicha sociedad o pensar que aquéllos llevan a
sitios en los que se ofrecen los productos de ésta (véase, por analogía, la
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la UE, de 23 de marzo de
2010, caso Google).
En la medida en que, por lo tanto, la utilización de indicadores de hipertexto
que se corresponden con las denominaciones de los productos de un
competidor y con el nombre comercial de éste en el código de programación
de un sitio de Internet da lugar a que se sugiera al usuario de Internet que
introduce alguna de tales denominaciones o dicho nombre como término de
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búsqueda que ese sitio tiene una relación con su búsqueda, tal utilización
debe considerarse una forma de comunicación, en el sentido del artículo 2,
apartado 1, de la Directiva 84/450, y del artículo 2, letra a), de la
Directiva 2006/114.
Contrariamente a lo que alegan el Sr. Peelaers y Visys, carece de
pertinencia al respecto el hecho de que dichos indicadores de hipertexto
sean invisibles para el usuario de Internet y que su destinatario directo no
sea éste sino el motor de búsqueda. Baste observar al respecto que, según
dichas disposiciones, el concepto de publicidad engloba expresamente toda
forma de comunicación, incluida, por lo tanto, asimismo las formas de
comunicación indirecta, cuando éstas pueden influir en el comportamiento
económico de los consumidores y de este modo afectar al competidor a
cuyo nombre o a cuyos productos hacen alusión los indicadores de
hipertexto.
Por lo demás, no cabe duda de que tal uso de indicadores de hipertexto
constituye una estrategia de promoción por cuanto su objetivo es estimular
al usuario de Internet para que visite el sitio del usuario y se interese en los
productos o en los servicios de éste.
Teniendo en cuenta cuanto antecede, debe responderse a la cuestión
planteada que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/450 y el artículo 2,
letra a), de la Directiva 2006/114 deben interpretarse en el sentido de que el
concepto de «publicidad», tal como lo definen dichas disposiciones, abarca,
en una situación como la controvertida en el asunto principal, el uso de un
nombre de dominio y el de indicadores de hipertexto en los metadatos de un
sitio de Internet. En cambio, no engloba este concepto el registro, como tal,
de un nombre de dominio.
En los tribunales españoles hemos tenido algún caso que merece ser destacado
por las medidas adoptadas; se trata del asunto Youkioske.com, en el que el
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, en su sentencia del 31 enero de 2011,
caso Youkioske.com, decretó la adopción de medidas cautelares al resultar
probado que aparecen reflejadas como “metatags” en el código fuente de la citada
página web las marcas COSMOPOLITAN y VOGUE, orientando y canalizando de
esta manera los consumidores hacia anuncios publicitarios que se reciben por los
usuarios de la web. Además, en cuanto a la infracción marcaria se aprecia, prima
facie, infracción del art 9.1 .a en relación con el art 9.2 del Reglamento de la Marca
Comunitaria (RMC) por un us o indebido de m arcas ajenas cuya figura se conoce
como metatagging.
Pero este caso no termina aquí puesto que el juez Ruz, del Juzgado Central de
Instrucción Nº 5 de l a Audiencia Nacional, el pasado 17 de j ulio de 2013 acordó
dirigir la acción judicial junto a este procedimiento abierto contra los responsables
de la página web de descargas gratuitas youkioske.com también por delitos contra
la propiedad intelectual y por integración en organización o grupo criminal. En
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consecuencia ha ordenado a los responsables de la página web Youkioske,
dedicada a la exhibición gratuita de revistas, prensa y otras publicaciones, que
cesen en dicha actividad de manera cautelar en relación con un importante número
de contenidos. Dicha decisión responde a la petición conjunta realizada por los
grupos editoriales Hearst y Condé Nast, titulares de los derechos de propiedad
industrial e intelectual de las revistas Cosmopolitan, Vogue y Vanity Fair, entre
otras. Esta web registrada a nombre de una empresa de Belice ofrece también
prensa general, económica y deportiva, española y extranjera, así como revistas de
ocio y moda. La acción judicial que han emprendido Hearst y Condé Nast se basa
en la legislación específica de propiedad industrial e intelectual y ha sido acogida
por el Juzgado de Alicante porque estima que existe infracción por el uso de
marcas comunitarias y nacionales como “metatags” en dicha página web con el
agravante de alterar el orden normal del mercado pirateando multitud de
publicaciones y sirviéndolas de manera gratuita a todo el mercado nacional (de ahí
la intervención de la Audiencia Nacional en este sentido) sin tener en cuenta los
derechos de autor de tales publicaciones plagiadas pero con el ánimo de obtener
lucrativas ganancias directa o indirectamente de dicho servicio.
Una Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 11 de febrero de 20013
estima que el uso exclusivo de una marca también es extensivo a los metatags y
así lo declara:
“El recurso a los metatags (frases escritas en lenguaje html dentro del
diseño de una página web) es la forma que tienen los dueños de estas
páginas para que el buscador las seleccione cada vez que el usuario teclea
la frase o la palabra en su ordenador. En tanto los metatags sean palabras
comunes, no se presenta problema alguno de infracción de propiedad
intelectual o industrial. En cambio, cuando la palabra utilizada como
metatags sea una marca registrada o un título o nombre de obra protegida,
entonces su utilización no autorizada puede ser constitutiva de infracción. El
recurso a los metatags puede hacerse de forma intencionada por el autor de
la página al hacer su diseño, o por el propio buscador (Google por ejemplo)
que utiliza alguna frase de la página según los criterios de sus propios
programas de selección de páginas web (número de veces que aparece la
frase en el texto, lugar destacado en el que la palabra aparece en texto, etc.)
El titular inscrito de la marca Caprichos de la Reina, tiene el derecho
exclusivo a su uso. En consecuencia los demandados carecen del derecho a
utilizar la denominación Caprichos de la Reina, debiendo proceder a retirar
del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases, envoltorios y
demás material dedicado a la promoción, publicidad, venta y
comercialización que incluya la denominación Caprichos de la Reina
especialmente las que figuren en sus páginas de Internet.”
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La Sentencia de la Audiencia de Barcelona (Sección 15ª) de 24 de julio de 2013,
caso DALÍ, contesta a la mayoría de las cuestiones planteadas al principio de este
artículo, ya que allí se analiza el uso de la marca “DALÍ” en di stintos lugares de
Internet por parte de una tercera persona que mantenía su exposición, ajena a la
Fundación Dalí; cuestionándose el uso de esta marca:
− dentro de un nombre de dominio,
− dentro de una dirección web,
− como metatags.
En este sentido:
“43. También está acreditado el uso de la denominación "Dalí" en el nombre
de dominio que utiliza la exposición para publicitarse. Aunque la resolución
recurrida no entra en esta infracción por estimar que no había sido
demandado el titular del dominio, ya hemos razonado previamente que no
es ésa nuestra conclusión, ya que hemos considerado que es el demandado
Sr. Segismundo el titular del referido nombre de dominio y a quien se puede
imputar la infracción, cuya realidad pudo ser constatada incluso durante el
decurso del propio acto del juicio en el juzgado mercantil.
44. El uso del término "Dalí" dentro de la dirección web también
consideramos que se trata de un uso a título de marca, atendido que esa
página o dominio constituyen la forma en la que el establecimiento se
publicita a través de la red y el nombre de dominio cumple una función
esencial en ese sentido como medio para identificar los productos y
servicios. El examen del contenido de la página web así lo evidencia y no
deja lugar para la duda de que el término se utiliza a título de marca, no con
la mera función accesoria de identificar al autor de la obra que se expone.
45. En cuanto al uso de los términos como " metatags ", esto es, como
términos clave de carácter oculto que la página pone a disposición de los
buscadores para facilitar la búsqueda ofreciendo su resultado en lugar
destacado, no puede ignorarse el importante papel publicitario que cumplen
estos indicadores de búsqueda, atendida la importancia que la red de
Internet ha alcanzado en el comercio y la trascendencia de que la
información relativa a la página del establecimiento aparezca en un lugar
destacado en los resultados de búsqueda.
Condenamos Don. Segismundo a cesar en la utilización del nombre de
dominio www.dalibarcelona.com y, particularmente, a que elimine la
referencia a Fernando de la propia dirección web , así como del interior de la
página, en los términos que más ampliamente se han recogido en el cuerpo
de esta resolución. Y también le condenamos para que cese en la utilización
en su página web de los metatags siguientes: "Dalí", "Salvador Dalí", "Daum
Dalí" y "Dalí theater museum".
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En cuanto a s i el uso de una m arca en l os metatags puede i nfringir las normas
sobre Competencia Desleal, además de la Ley de Marcas, este tribunal estima que
al hacerlo no se infringe el principio de especialidad, dado que “…estimamos que
para determinar el ámbito de aplicación de la legislación marcaria y la de
competencia desleal debe estarse, de forma esencial, a la distinta finalidad que
persigue uno y otro cuerpo legal. La finalidad que persigue la legislación sobre
marcas consiste en proteger a los titulares de los derechos de exclusiva frente a los
abusos de la competencia, no en proteger al consumidor en su acto de decisión en
el mercado por un producto o por el de un competidor. En cambio, la finalidad que
persigue la legislación sobre competencia desleal no pretende resolver conflictos
entre competidores, sino que es un instrumento de ordenación de las conductas en
el mercado.”
En conclusión:
El uso de una marca ajena en los metatags o en otras partes de una página web
podría suponer infracción de los derechos marcarios y también muy posiblemente
de las normas de publicidad y competencia desleal.
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TRATAMIENTO DE LAS MARCAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO
La mayoría de las cuestiones que pueden plantearse sobre la venta de marcas
ajenas a través de comercio electrónico han sido planteadas y estudiadas en la
Sentencia del Tribunal de J usticia UE (Gran Sala), de 12 de j
ulio de
2011 L’Oreal vs. eBay, en la que se interpretan:
− los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas;
− los artículos 9 y 13 del Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca
comunitaria y modificaciones (207/2009);
− el artículo 14 de l a Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior, y
− el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE, relativa a los derechos de
propiedad intelectual.
El litigio principal enfrentó a L’Oreal, fabricante sobradamente conocido de
perfumes y cosméticos, con eBay quien como es sabido explota un mercado
electrónico en el que se muestran anuncios de productos a la venta, por personas
que previamente se han tenido que registrar. El negocio de eBay reside en el cobro
de un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo a través de su plataforma.
Su sistema de v entas consiste en una subasta en l a que los compradores
potenciales pujan sobre el precio que están dispuestos a pa gar por un producto,
pero también permite la venta de artículos sin que haya subasta, a un precio fijo, a
través de un s istema denominado «¡Cómpralo ya!». Vendedores y compradores
deben aceptar las condiciones de utilización del mercado electrónico establecidas
por eBay, entre las cuales figura la prohibición de v ender artículos falsificados y
vulnerar derechos de marca. El problema que se plantea es la comercialización, sin
el consentimiento de L’Oreal, de productos de ésta a través del mercado electrónico
gestionado por eBay y la contratación de anuncios Adwords de Google de marcas
propiedad de L’Oreal.
La Sentencia en primer lugar nos recuerda que los derechos exclusivos conferidos
por las marcas sólo pueden i nvocarse, en principio, frente a operadores
económicos y en c onsecuencia sólo podrán prohibir que un t ercero use un s igno
idéntico o s imilar a es a marca, cuando dicho uso tenga lugar en el tráfico
económico (tal y como se señala en las sentencias de 16 de noviembre de 2004,
Anheuser-Busch, C-245/02, y de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C-487/07).
En consecuencia, cuando se vende un producto de marca a través de un mercado
electrónico sin que esta operación se enmarque en el contexto de un a actividad
mercantil el titular de l a marca no puede hacer valer el derecho exclusivo que le
asiste. Sin embargo; en el caso de que las ventas realizadas en tal mercado
electrónico superen, por razón de su volumen, frecuencia de ventas u otras
circunstancias el ámbito de una ac tividad privada, el vendedor actúa dentro del
«tráfico económico» a todos los efectos y se enmarcaría la actuación entre aquellas
que podrían considerarse lesivas.
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En este caso se plantearon una serie de preguntas cuya respuesta por parte del
tribunal resolvería la mayoría de las cuestiones que se dar en relación al comercio
electrónico de marcas ajenas:
Cuando alguno de los productos que se anuncian y se ofrecen a la venta en un sitio
web con una det erminada marca no se han c omercializado dentro del Espacio
Económico Europeo (EEE) por el titular de di cha marca o con su consentimiento,
¿puede el titular de la marca prohibir su reventa en el EEE?
El artículo 5 de la Directiva 89/104 y el artículo 9 del Reglamento nº 40/94
confieren al titular de l a marca, como regla general, un derecho exclusivo
que le faculta para prohibir a cualquier tercero importar productos
designados con su marca, ponerlos a l a venta, comercializarlos o
conservarlos a tal fin; sin embargo, el artículo 7 de la misma Directiva y el
artículo 13 del mismo Reglamento prevén una excepción a di cha regla al
disponer que este derecho de l a marca se agota cuando los productos se
hayan comercializado en el EEE –o tratándose de una m arca comunitaria,
en la Unión– por el propio titular o por terceros con su consentimiento. Esta
disposición también se contempla en el artículo 36 de l a vigente Ley de
marcas española.
En consecuencia, si los productos no han s ido nunca comercializados en el
interior del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, no cabe
aplicar la excepción del agotamiento del derecho y en consecuencia el titular
de una marca registrada en un Estado miembro debería controlar la primera
comercialización de productos designados con esa marca en el EEE ya que
de no s eguirse este criterio los operadores que recurren al comercio
electrónico ofreciendo a la venta, en un mercado electrónico destinado a
consumidores situados en la Unión, productos de marca que se encuentran
en un tercer Estado que pueden visualizarse en la pantalla y que es posible
adquirir a través de dicho mercado electrónico, no quedarían obligados a
respetar las normas de la Unión en m ateria de propiedad intelectual en lo
que atañe a tales ofertas de e-commerce. Esta situación afectaría al efecto
útil de estas normas y por ello se ha de ser extremadamente sensible al acto
de la primera comercialización y por quién, sea donde sea y con los efectos
que esta actuación lleva aparejados.
No obstante, la simple posibilidad de que se pueda acceder a un s itio de
Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que
las ofertas de v enta que en el mismo se presentan están destinadas a
consumidores situados en ese territorio por la propia finalidad universal de
Internet; de hec ho, puede darse el caso de que la oferta, o l os productos,
estén claramente destinados en exclusiva a consumidores situados en
terceros Estados, aunque en la práctica técnicamente dicho acceso se
produzca desde el territorio de la Unión. Por ello, sentencia que corresponde
a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en c ada caso si existen
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indicios relevantes que permitan concluir que una o ferta de v enta,
presentada en un m ercado electrónico al que se puede ac ceder desde el
territorio cubierto por la marca, está destinada a consumidores situados en
este territorio. En el supuesto de que la oferta de venta vaya acompañada
de indicaciones acerca de l as zonas geográficas a l as que el vendedor
estaría dispuesto a enviar el producto, es un dato relevante para aprecias en
qué sentido ha de aplicarse la norma o su extensión.
En resumen e independientemente de que la oferta de venta o la publicidad
en Internet provenga de un tercero que esté establecido en un tercer Estado,
que el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado, o
que el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado,
mientras la oferta esté destinada a consumidores situados en l a Unión
seguirá considerándose una importación paralela de los productos con esta
marca y en consecuencia el titular de esta marca puede oponerse a esa
venta, o anuncio de la misma no produciéndose el agotamiento del derecho
de marca.
Cuando se ponen m uestras a di sposición de l os consumidores para que prueben
los productos en tiendas al por menor, así como frascos de muestra (por ejemplo,
pequeñas ampollas de muestra gratuita) que no están destinados a venderse a los
consumidores (y a menudo llevan la mención “muestra gratuita” y “prohibida su
venta”) se suministran sin cargo a los distribuidores autorizados del titular de la
marca, ¿se puede hablar de “comercialización” de estos productos a efectos de
considerar que se ha producido el agotamiento del derecho de la marca?
El hecho de q ue el titular de una m arca entregue a s us distribuidores
autorizados productos designados por dicha marca en forma de frascos de
muestra gratuitos, o frascos de los que se pueden tomar pequeñas
cantidades para distribuir a l os consumidores como muestra gratuita
designados con una marca no c onstituye una comercialización, a falta de
elementos de prueba en sentido contrario o de variables que permitan
entender que sí la hay, en el sentido de la Directiva 89/104 o del
Reglamento nº 40/94. Por ello, en este supuesto no existe agotamiento por
parte del titular de l a marca quién podrá impedir la comercialización de
dichas muestras, se realicen o no a través de mercados electrónicos, como
eBay si no cuentan con su aquiescencia, debiendo ser el propio titular quien
realice esa primera comercialización para que tenga lugar la excepción del
agotamiento del derecho de marca.
Cuando se ha retirado el embalaje externo de perfumes y productos cosméticos sin
el consentimiento del titular de la marca, ¿constituye esto un “motivo legítimo” para
que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos
sin caja?
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La función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad e
identificación del origen del producto, es decir la marca constituye la
garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados
o suministrados bajo el control de una úni ca empresa a l a que puede
hacerse responsable de su calidad. El hecho de que no figuren algunas de
las menciones legalmente exigidas, como las relativas a la identificación del
fabricante o del responsable de la comercialización del producto, afecta
negativamente a la función de indicación de origen de la marca en la medida
en que ésta deja de producir su efecto esencial.
En tal sentido, el artículo 5 de la Directiva 89/104 y el artículo 9 del
Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de
una marca puede, en virtud de su derecho exclusivo, oponerse a la reventa
de aquellos productos sobre los que se retirado por el revendedor el
embalaje externo de los mismos, siempre que esta separación de producto y
embalaje tenga como resultado la desaparición de informaciones esenciales
como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la
comercialización del producto cosmético. En el supuesto de que la retirada
del embalaje externo no prescinda de di cha función identificadora el titular
de la marca puede, no obstante, oponerse a que se revenda el producto
cosmético sin embalaje si demuestra que la falta de embalaje menoscaba la
imagen de dicho producto detrayendo reputación a la marca.
¿En determinados sectores, en concreto en el sector cosmético, la comercialización
ulterior del producto sin el embalaje original puede dañar la imagen de l os
productos y, por lo tanto, la reputación de la marca?.
La apariencia exterior de un frasco de perfume o de un pr oducto cosmético
sin embalaje externo puede en ocasiones transmitir eficazmente la imagen
de prestigio y de lujo que se espera de ese producto, mientras que, en otros
casos, la retirada de dicho embalaje puede llegar a producir un menoscabo
de la imagen deseada. Tal menoscabo puede producirse cuando el
embalaje externo contribuya, en igual o mayor medida que el frasco o el
continente, a la presentación de la imagen de marca. En consecuencia, es
posible que la falta del embalaje afecte negativamente a la imagen del
producto; pero incumbe al titular de l a marca demostrar que existen
elementos que producen este menoscabo.
La posible infracción que puede suponer el uso de marcas ajenas como palabras
clave en Google Adwords ya ha sido analizada en varios supuestos anteriores; no
obstante en este caso los anuncios son insertados por eBay y no por sus clientes,
vendedores de esas marcas ajenas, por lo que habrá que preguntarse si infringen la
legislación marcaria, tanto el vendedor, como el operador de comercio electrónico,
tratándose de productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada y, por otra parte, si tales anuncios afectan negativamente o pueden
afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca.
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En este caso eBay es un anunciante, ya que encarga la publicación de
enlaces y mensajes que constituyen una publicidad no sólo de determinadas
ofertas de v enta a t ravés de comercio electrónico, sino también del propio
sitio de comercio electrónico eBay.
Para determinar si una publicidad de ese tipo también reúne los requisitos
que, con arreglo a l o dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a) de la
Directiva 89/104 y artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento
nº 207/2009, deben concurrir para que el titular de la marca pueda ejercitar
su derecho de oposición, es necesario analizar, por una parte, si anuncios
como los presentados por eBay a t ravés de G oogle Adwords tienen por
objeto productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada y, por otra parte, si tales anuncios afectan negativamente o
pueden afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca como
por ejemplo la ya tratada sobre el menoscabo de la función de indicación del
origen de los productos al consumidor.
A este respecto es necesario señalar en primer lugar que eBay ha utilizado
palabras clave que se corresponden con marcas de L’Oreal para
promocionar su propio servicio y que como es bien sabido consiste en el
comercio electrónico, lo que podría entenderse que este uso e-commerce no
se ha hecho para productos o servicios «idénticos a aquellos para los que la
marca esté registrada». No obstante se comprueba que la marca ajena
también se ha u tilizado para promocionar productos que alguno de los
clientes de eBay comercializa a t ravés de este sitio web por lo que los
anuncios realizados por eBay crean una as ociación evidente entre los
productos de marca que en ellos se mencionan y la posibilidad de
comprarlos a t ravés de dicho portal. A pesar de ello este vínculo no s ería
suficiente para entender que exista una infracción de marcas ya que solo se
constata la existencia de infracción en cuanto al uso de las marcas para
productos idénticos, aunque las funciones de la marca no s e vean
afectadas. Como ya se ha manifestado la Sentencia del caso Google, de 23
de marzo de 2010, se produce un menoscabo de la función de indicación del
origen de los productos al consumidor cuando el internauta normalmente
informado y razonablemente atento no puede determinar si tales productos
proceden del titular de l a marca o de una empresa económicamente
vinculada a és te o s i, por el contrario, proceden de un t ercero; salvo este
supuesto, el titular de una marca no es taría facultado para prohibir al
operador de un mercado electrónico hacer publicidad a partir de una palabra
clave idéntica a esa marca .
En cuanto a l a responsabilidad del operador del comercio electrónico, la
sentencia advierte que eBay únicamente presta un servicio por cuenta de
sus clientes sobre las ofertas de venta que éstos realizan, permitiendo que
en su sitio web se muestren marcas ajenas, pero esto no quiere decir que
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sea el propio operador de comercio electrónico quien a su vez use esas
marcas; en consecuencia:
El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de
los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos
idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta
presentadas en su sitio web.