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Fallo por Arbitraje de dominio "Domino.cl"
Expediente Rol N° 2452
Santiago, veintisiete de febrero de dos mil quince.
VISTOS:
1)
Que por oficio 201412121243-2452 de fecha 12 de diciembre de 2014, el
Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó vía correo
electrónico al suscrito su designación como árbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud del nombre de dominio Domino.cl.
2)
Que tal como lo exige el artículo 20.1. de la Política de Resolución de
Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelanta PRCND), el suscrito
aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, jurando
desempeñarlo fielmente con la debida diligencia y en el menor tiempo posible,
mediante
el
Sistema
de
Arbitrajes
en
Línea
(https://arbitrajes.nic.cl/arbitrajes/loginArb.do), circunstancia que fue debidamente
notificada a las partes y a NIC Chile, según consta en el expediente electrónico, rol
N° 2452.
3)
Que según aparece en el oficio 201412121243-2452, son partes en esta
causa, el titular del nombre de dominio en disputa CONSTRUCTORA DONIMO
LTDA, domiciliado en Kilómetro 6, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía,
Chile,
y
el
revocante
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
DONUTS
LTDA.,
representada por el abogado FERNANDO URRA QUIROZ, domiciliado en calle
Europa N° 2035, Comuna de Providencia, Santiago, Chile.
4)
Que dentro de plazo establecido en artículo 23.1 de la PRCND, mediante
presentación de fecha 15 de enero de 2015, el abogado FERNANDO URRA
QUIROZ, en representación de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LTDA.,
interpuso demanda de revocación de nombre de dominio por interés preferente,
señalando que el nombre de dominio Domino.cl debe serle asignado a su
representada, por los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se
detallan:
Su representada es la creadora, dueña y administradora de la reconocida
cadena de establecimientos Dominó, Fuente de Soda cuya historia comienza en el
año 1952 con la inauguración del local ubicado en Agustinas 1016. Con más de 60
años de continuo funcionamiento y un importante crecimiento alcanzado, Dominó
es uno de los negocios de comida al paso más reconocidos de Chile.
Como consecuencia de lo señalado previamente, la revocante señala que el
caso de autos está radicado en torno a un nombre de dominio que presenta
similitudes determinantes con los derechos adquiridos de propiedad industrial de
su mandante, lo cual vulnera las normas y principios que rigen la asignación de un
nombre de dominio.
En efecto, el demandante manifiesta ser titular de la marca DOMINO que se
encuentra registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI),
según el siguiente detalle:

Registro de marca comercial N° 803.094 DOMINO, denominativa, distintiva
de servicios de distribución, transporte, empaquetado y almacenaje de
productos de la clase 29, 31 y 32, de la Clase 39 del Clasificador
Internacional. Este registro corresponde a la renovación del Registro N°
496.606, de fecha 14 de noviembre de 1997.

Registro de marca comercial N° 976.555 DOMINO, mixta, distintiva de
Restaurant, bar, fuente de soda, salón de té, servicios de procuración de
alimentos en general; hotel, motel, de la Clase 43 del Clasificador
Internacional. Este registro corresponde a la renovación del Registro N°
618.323, de fecha 18 de enero de 2002.

Registro de marca comercial N° 976.557 DOMINO, mixta, distintiva de
Restaurant, bar, fuente de soda, salón de té, servicios de procuración de
alimentos en general; hotel, motel, de la Clase 43 del Clasificador
Internacional. Este registro corresponde a la renovación del Registro N°
618.324, de fecha 18 de enero de 2002.

Registro de marca comercial N° 739.438 DOMINO, denominativa, distintiva
de un establecimiento comercial de productos de las Clases 29, 30, 31, 32 y
33.

Registro de marca comercial N° 1.141.877 DOMINO TRADICIONES DE
SABOR, frase de propaganda. Este registro corresponde a la renovación
del Registro N° 708.853, de fecha 16 de noviembre de 2004.

Registro de marca comercial N° 1.084.010 DOMINO, denominativa,
distintiva de Fuente de soda, bares, restaurantes y establecimientos que se
encargan de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, de
la Clase 43 del Clasificador Internacional. Este registro corresponde a la
renovación sucesiva del Registro N° 427.172, de fecha 27 de mayo de
1994.

Registro de marca comercial N° 1.084.012 DOMINO, denominativa,
distintiva de carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos
lácteos; aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 del Clasificador
Internacional; granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas
y legumbres frescas; plantas y flores naturales; alimentos para animales;
malta, con exclusión de semillas, de la Clase 31 del Clasificador
Internacional; y cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin
alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para elaborar bebidas, de la Clase 32 del Clasificador Internacional. Este
registro corresponde a la renovación sucesiva del Registro N° 427.173, de
fecha 27de mayo de 1994.

Registro de marca comercial N° 1.096.974 DOMINO, denominativa,
distintiva de Bares, restaurantes y establecimientos que se encargan de
procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, de la Clase 43
del Clasificador Internacional. Este registro corresponde a la renovación
sucesiva del Registro N° 285.740, de fecha 29 de mayo de 1984.

Registro de marca comercial N° 1.117.042 MAYONESA DOMINO,
denominativa,
distintiva
de
Servicios
de
bares,
restaurantes
y
establecimientos que se encargan de procurar alimentos o bebidas
preparadas para el consumo, de la Clase 43 del Clasificador Internacional.
Este registro corresponde a la renovación del Registro N° 705.011, de fecha
4 de octubre de 2004.

Registro
de
marca
comercial
N°
838.341
KETCHUP
DOMINO,
denominativa, distintiva de Salsa kétchup, de la Clase 30 del Clasificador
Internacional.

Registro de marca comercial N° 838.405 AJI DOMINO, denominativa,
distintiva de ají preparado, de la Clase 30 del Clasificador Internacional.

Registro
de
marca
comercial
N°
838.342
MOSTAZA
DOMINO,
denominativa, distintiva de mostaza preparado, de la Clase 30 del
Clasificador Internacional.

Registro
de
marca
comercial
N°
838.343
MAYONESA
DOMINO,
denominativa, distintiva de mayonesa, de la Clase 30 del Clasificador
Internacional.

Registro
de
marca
comercial
N°
842.948
VIENESAS
DOMINO,
denominativa, distintiva de salchichas, de la Clase 29 del Clasificador
Internacional.

Registro de marca comercial N° 859.442 DOMINO, denominativa, distintiva
de un establecimiento comercial de productos de las Clases 29,31, 32 y 33.

Registro de marca comercial N° 865.271 DOMINO, denominativa, distintiva
de Fuente de Soda, de la Clase 42 del Clasificador Internacional. Este
registro corresponde a la renovación del Registro N° 548.739, de fecha 24
de septiembre de 1999.

Registro de marca comercial N° 766.623 DOMINO, mixta, distintiva de
catering, de la Clase 43 del Clasificador Internacional.

Registro de marca comercial N° 926.755 DOMINO, denominativa, distintiva
de Servicios de venta a través de Internet u otros medios remotos, de
productos de las clase 29,30,31 y 32, de la Clase 35 del Clasificador
Internacional.

Registro de marca comercial N° 921.773 DOMINO SALAD, denominativa,
distintiva de servicios de venta a través de Internet u otros medios remotos
de platos preparados consistentes en ensaladas preparadas y platos
preparados en base a vegetales de la clase 29, y servicios de venta a
través de internet u otros medios remotos de vegetales de la clase 31, de la
Clase 35 del Clasificador Internacional.

Registro
de
marca
comercial
N°
926.756
DOMINO
HOTDOG,
denominativa, distintiva de servicios de venta a través de Internet u otros
medios remotos, de hot dogs preparados, de la clase 30, de la Clase 35 del
Clasificador Internacional.

Registro de marca comercial N° 913.778 DOMINO, denominativa, distintiva
de un establecimiento comercial de productos de las Clases 29, 30, 31, 32 y
33.

Solicitud de marca comercial N° 1.100.502 D DOMINO CREAM, mixta,
distintiva de crema y helados, de la Clase 30 del Clasificador Internacional.

Solicitud de marca comercial N° 1.100.504 DOMINO JUGOS, mixta,
distintiva de bebidas naturales o de fantasía, de la Clase 32 del Clasificador
Internacional.
Además, el demandante alega ser titular del nombre de dominio domino.cl.
El interés preferente de su representada sobre el nombre de dominio en
disputa se fundamenta en el amplio uso que PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DONUTS LTOA. le habría dado a la expresión DOMINO, junto con los derechos
exclusivos y excluyentes que sobre dicha expresión detenta en cuanto titular de
marcas comerciales registradas.
A continuación, el actor señala que los numerales 2° y 3° del artículo 10 del
Convenio de Paris disponen: "Constituye acto de competencia desleal todo acto
de competencia contrario a los usos honestos en material industrial o comercial.
En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión,
por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en
el ejercicio del comercio, capaces de pudieren inducir al público a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos".
Asimismo, el demandante destaca que el artículo 3° de la Ley N° 20.169
que Regula la Competencia Desleal dispone lo siguiente: "En general, es acto de
competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas
costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del
mercado.”
Luego concluye que los criterios plasmados tienden a impedir la
introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado. En
específico, el uso de una marca registrada famosa y notoria de un tercero para
ofrecer productos y/o servicios constituye un obrar ilegítimo, y que en la especia
el uso del nombre de dominio por cualquier persona que no sea mi mandante, o
sin su autorización expresa, creará toda suerte de confusiones, las que desviarán
al público consumidor de los servicios y productos que ofrece PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DONUTS LTDA.
Concluye el revocante señalando que posee derechos válidamente
adquiridos respecto a la marca DOMINO, y que aquello implica un reconocimiento
a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, y en
específico al derecho y protección de la propiedad privada, y por goza del derecho
exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo DOMINO en nuestro país, el
cual se vería abierta e ilegítimamente vulnerado si se permite que un tercero use
el nombre de dominio prácticamente idéntico donimo.cl.
Para fundamentar su demanda, el actor recurre lo siguientes normas y
principios legales:
1. Impresión del sitio www.inapi.cl para eI RegistroN°803.094DOMINO.
2. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 976.555 DOMINO.
3. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 976.557 DOMINO.
4. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 739.438 DOMINO.
5. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 1.141.877 DOMINO
TRADICIONES DE SABOR.
6. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 1.084.010 DOMINO.
7. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 1.084.012 DOMINO.
8. Impresión del sitio www.inapi.c1 para el Registro N° 1.096.974 DOMINO.
9. Impresión del sitio www.inapi.cl para eI Registro N°1.117.042
MAYONESA DOMINO.
10. Impresión del sitio www.inapi.cl para eI Registro N°838.341 KETCHUP
DOMINO.
11. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 838.405 AJI
DOMINO.
12. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 838.342 MOSTAZA
DOMINO.
13. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 838.343
MAYONESA DOMINO.
14. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 842.948 VIENESAS
DOMINO.
15. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 859.442 DOMINO.
16. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 865.271 DOMINO.
17. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 766.623 DOMINO.
18. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 926.755 DOMINO.
19. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 921.773 DOMINO
SALAD.
20. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 926.756 DOMINO
HOTDOG.
21. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro N° 913.778 DOMINO.
22. Solicitud N° 1.100.502 D DOMINO CREAM.
23. Solicitud N° 1.100.504 DOMINO JUGOS.
24. Impresión del who is para nombre de dominio domino.cl
25. Impresiones del sitio www.domino.cl.
5)
Que, el solicitante CONSTRUCTORA DONIMO LTDA, no contestó en
tiempo y forma, la demanda de revocación de nombre de dominio por interés
preferente, presentada por PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LTDA.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la definición de cuál de las
partes de autos tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio Donimo.cl.
Al efecto éste árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador deberá resolver de
acuerdo a los principios que la prudencia y equidad le indiquen, basándose en
todo caso en los argumentos y pruebas rendidas en autos por las partes.
SEGUNDO: Que, a la luz de la documentación rendida en autos, puede darse por
probado que el revocante es titular de la marca comercial DOMINO y otras
derivadas de la misma en Chile, que distinguen principalmente servicios de
restaurante y procuración de alimentos, como también otros productos y servicios.
Además, el suscrito ha podido confirmar que el signo DOMINO ha sido
efectivamente usado por el actor por muchos años, correspondiendo a una marca
bien conocida en el mercado nacional.
En este sentido, el demandante al ser titular de los derechos marcarios que
le otorga la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial respecto al signo DOMINO, y
existiendo la posibilidad de generarse algún grado de confusión entre los
consumidores y usuarios de la Internet respecto a las marcas del revocante y el
nombre de dominio en disputa, por ser confusamente similares, cabe concluir que
el actor del caso sub lite posee un interés preferente real en su pretensión jurídica
de autos, como asimismo se encuentra actuando plenamente de buena fe.
TERCERO: Que, no obstante, haber sido reglamentariamente notificado, el
solicitante ha guardado absoluto silencio, por lo que a este Arbitro no le ha sido
posible conocer sus argumentos de interés preferente, aspecto en que puede
atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el
patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en la PRCND
la defensa de su posición jurídica no importaba al referido solicitante incurrir en
gasto alguno.
CUARTO: Que, aún cuando en Chile la regla general en materia civil es que el
silencio de por sí, no constituye manifestación de voluntad en ningún sentido. La
doctrina ha entendido que por sí solo el silencio, no puede ser una forma del
consentimiento. En palabras de Luis Claro Solar1: “…el que guarda silencio y
permanece en la inacción no manifiesta voluntad alguna, no dice que no; pero
tampoco dice que sí. El silencio no manifiesta más que una sola intención, la de
callar y no tomar resolución alguna.”
Ahora bien, la PRCND resuelve este problema en su artículo 16.1, al
señalar que: “El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de
las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia
o admisión de los hechos alegados por la otra. Asimismo, cualquiera de aquellas
circunstancias no podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las
reclamaciones de alguna de las partes o como una justificación para que el árbitro
no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el
proceso.”; es decir esta norma de forma negativa especifica que es lo que no
puede ser entendido como efecto del silencio o inactividad de alguna de las
partes, y también establece el deber del Arbitro a cargo de resolver una disputa de
revocación de nombre de dominio, de tomar en cuenta todos los argumentos
esgrimidos en el arbitraje por la partes, y de no asumir que la pasividad de una de
los mismos implica la aceptación de lo alegado por el otro, pero tampoco
necesariamente su absoluta contradicción.
1
CLARO SOLAR, Luis. XI Derecho Civil. Santiago, Editorial Nascimiento, año 1941, p.106.
En este orden de cosas, no es posible asumir en autos que el demandado
con su silencio ha aceptado las alegaciones de su contraparte, pero al no
comparecer tampoco las ha contradicho directamente, lo que obliga a este
sentenciador a resolver esta litis exclusivamente teniendo a la vista los hechos y
argumentos de derechos esgrimidos por el revocante.
Por estas todas estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo
636 del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias
por Nombres de Dominio .CL.
RESUELVO:
Asígnese el nombre de dominio
Domino.cl al revocante PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DONUTS LTDA., representada por el abogado FERNANDO
URRA QUIROZ y declárese cerrado este expediente electrónico.
Comuníquese a NIC Chile por el Sistema de Arbitrajes en Línea para su inmediato
cumplimiento.
No se condena en costas al solicitante por no haber litigado en el proceso.
Resolvió Rafael Pastor Besoain, Juez Árbitro NIC-Chile.
Autorizan en la calidad de testigos:
Verónica Correa Figari, Rut 13.037.770-K
Marco Arellano Quiroz, Rut 12.028.499-1