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TALLER SOBRE
REDACCIÓN DE
SOLICITUDES DE
PATENTES EN LAS
ÁREAS DE
BIOTECNOLOGÍA,
BIONANOTECNOLOGÍA Y
QUÍMICA
La Habana
15 a 19 de Noviembre de 2010
El diseño de las
reivindicaciones
17 de noviembre de 2010
Agustín Alconada Rodríguez
European Patent Attorney
ABG Patentes S.L.
www.abgpatentes.com
El Diseño de las Reivindicaciones
Redacción de las reivindicaciones
•
Normalmente es la primera etapa en el proceso de redacción de la solitud de
patente.
•
Una vez que está claro el concepto de la invención, la redacción de la memoria
fluirá con naturalidad.
El Diseño de las Reivindicaciones
Alcance de las reivindicaciones
•
Conviene incluir una combinación de reivindicaciones de mayor y menor
amplitud.
•
Idealmente, el juego de reivindicaciones va desde los términos de cobertura
más amplios a los más restringidos.
ALTERNATIVAS:
• - Redactar en primer lugar una reivindicación limitada e ir posteriormente
ampliando el alcance mediante la eliminación progresiva de elementos o
mediante la generalización de características técnicas.
•
•
Redactar en primer lugar las reivindicaciones más amplias (independientes)
para después introducir las reivindicaciones con un mayor número de
limitaciones (dependientes)
El Diseño de las Reivindicaciones
Alcance de las reivindicaciones
Criterios a tener en cuenta a la hora de determinar el alcance de las
reivindicaciones:
• - ¿Cubre el producto potencialmente comercial?
•
- ¿Cubre posibles variantes que pueda comercializar la competencia?
•
- ¿se ajusta a lo que el cliente/inventor quiere?
•
- ¿Solapa con el estado de la técnica?
•
¿Cubre formas de realización que no dan el resultado deseado?
El Diseño de las Reivindicaciones
Claridad, selección de terminología e inconsistencias
•
Las palabras elegidas deben abarcar no sólo la invención en su forma más
específica, sino también las variantes que pueda seleccionar un competidor
para evitar la infracción.
•
El significado de los términos de una reivindicación debería ser suficientemente
claro para un experto en la materia.
•
La redacción de las reivindicaciones no debe dejar dudas respecto de su
categoría.
•
Es necesaria precisión en la redacción de las reivindicaciones, y evitar las
palabras relativas (“rápido”, “lento”, “largo,”, “corto”, “alto”, “ancho”, “perfecto”).
•
El uso de términos relativos es admisible cuando tienen un significado
reconocido (alta frecuencia, agarosa de bajo punto de fusión).
El Diseño de las Reivindicaciones
Claridad, selección de terminología e inconsistencias
•
El uso de términos “preferiblemente”, “por ejemplo”, “particularmente” son
consideradas generalmente como que no limitan el alcance de la reivindicación.
No obstante, pueden ser consideradas como limitativas en litigios.
El uso del término “en” para definir relaciones entre distintas entidades físicas,
entre entidades y actividades o entre distintas actividades puede dar lugar a
falta de claridad:
• “Un ácido nucleico X en un vector viral”
Preferiblemente: “Un vector viral que comprende un ácido nucleico X” o “Un
ácido nucleico”
•
•
En el caso de palabras con varios significados, se recomienda usar una palabra
con un significado claro, y explicar el significado en la memoria descriptiva.
El Diseño de las Reivindicaciones
Variaciones en las reivindicaciones y modificaciones de la invención
-
Es importante usar términos genéricos que cubran no sólo la realización
ejemplificada sino también variaciones de la misma con el fin de bloquear en la
medida de lo posible la actividad de los competidores.
El Diseño de las Reivindicaciones
Variaciones en las reivindicaciones y modificaciones de la invención
Un grupo de investigación ha desarrollado una construcción que permite la
expresión regulada de la hormona de crecimiento usando el ADNc que codifica
dicha hormona bajo el control de un promotor activable por tetraciclina.
Un polinucleótido que comprende un promotor que responde a tetraciclina y,
operativamente acoplado a éste, el ADNc que codifica GH .
¿Por qué no incluir otros promotores regulables?
¿Por qué no incluir variantes funcionalmente equivalentes de GH?
1.- Un polinucleótido que comprende un promotor regulable y, operativamente
acoplado a éste, el ADNc que codifica una GH o una variante funcionalmente
equivalente de ésta .
2.- Un polinucleótido según la reivindicación 1 en donde el promotor regulable es
un promotor regulable por tetraciclina.
3.- Un polinucleótido según las reivindicaciones 1 ó 2 donde la GH es de origen
humano.
El Diseño de las Reivindicaciones
Evitar limitaciones innecesarias
-
La reivindicación debe contener únicamente las características esenciales para
desempeñar su función.
Si contiene características adicionales no esenciales:
- - El ámbito de protección será menor
- - El examinador no hará ninguna objeción al respecto.
Las reivindicaciones no deben basarse en referencias a la descripción o a los
dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario
El Diseño de las Reivindicaciones
Limitaciones negativas y exclusiones (disclaimers)
•
El objeto de una reivindicación se define normalmente mediante aspectos
positivos e indicativos de la presencia de determinados elementos técnicos.
A veces es necesario definir una realización mediante el uso de características
técnicas negativas:
• -en el momento de redactar la solicitud: únicamente cuando la inclusión de
• aspectos positivos en la reivindicación no defina con mayor claridad y precisión
el objeto que aún puede ser protegido o limite indebidamente el alcance de la
reivindicación.
• - durante la tramitación con el fin de evitar un antecedente del estado de la
técnica: en algunas legislaciones, esto es posible sólo si:
•
Existe base en la solicitud original para dicho disclaimer o
– El antecedente es una anticipación accidental (i.e. no relevante para actividad
inventiva)
–
El Diseño de las Reivindicaciones
Las reivindicaciones y los productos de la competencia
•
Al redactar las reivindicaciones, se debe redactar reivindicaciones que abarquen
productos de la competencia que pudieran estar disponibles en el mercado,
siempre que dichos productos no constituyan un antecedente en el estado de la
técnica.
•
Además, si el agente toma conocimiento de un nuevo producto de la
competencia mientras la solicitud de patente está en trámite, deberá enmendar
las reivindicaciones pendientes para que reflejen mejor tanto la invención del
cliente como el producto competidor
El Diseño de las Reivindicaciones
Las reivindicaciones deben superar el estado de la técnica
•
Las reivindicaciones deben redactarse de forma que superen al estado de la
técnica relacionado con la invención que él ya conoce.
•
Idealmente, la reivindicación debe ser que sea más restringida que el estado de
la técnica conocido en el momento, pero más amplia que los productos de la
competencia.
•
En algunas jurisdicciones tales como los Estados Unidos de América y la
Comunidad Andina, el agente, el inventor y otras partes asociadas con la
solicitud de patente deben divulgar al examinador todo el estado de la técnica
pertinente
El Diseño de las Reivindicaciones
Uso de distintos tipos de reivindicaciones para la misma invención
Frecuentemente es necesario usar reivindicaciones de distinta categoría para
cubrir completamente la invención.
Categorías de reivindicaciones:
- Reivindicaciones dirigidas a una entidad´(producto, aparato, composición, etc.)
- Reivindicaciones dirigidas a una actividad física (método o procedimiento)
El Diseño de las Reivindicaciones
Uso de distintos tipos de reivindicaciones para la misma invención
Por ejemplo, si la invención consiste en un método para expresar un gen de
interés en una célula usando un promotor regulable, será conveniente proteger:
Categoría de la
reivindicación
Reivindicación
Producto
Un vector que comprende un gen de interés bajo control de un promotor regulable.
Producto
Un kit que comprende
i.
Un vector que comprende un gen de interés bajo control de un promotor
regulable y
ii.
Un producto capaz de activar el promotor regulable
Método
Un método para expresar en una célula un gen de interés que comprende las
etapas de:
i.
Introducir en dicha célula un vector que comprende un gen de interés bajo
control de un promotor regulable y
ii.
Poner la célula en condiciones adecuadas para la activación del promotor
regulable.
Uso
Uso de un vector que comprende un gen de interés bajo control de un promotor
regulable para la expresión regulable de dicho gen de interés en una célula.
El Diseño de las Reivindicaciones
Uso de distintos tipos de reivindicaciones para la misma invención
Es necesario tener en cuenta que:
-
Algunas legislaciones no admiten reivindicaciones de uso.
-
Algunas legislaciones tienen un límite en cuanto al número de reivindicaciones
independientes que se pueden usar en una sola solicitud.
-
Puede que la reivindicación de producto no sea nueva pero si la de método.
-
Existen diferencias en las legislaciones en cuanto al valor del preámbulo de una
reivindicación de método:
El Diseño de las Reivindicaciones
Verificar que la memoria descriptiva respalde las reivindicaciones
El objeto de cada reivindicación debe tener una base de sustento en la
descripción.
La generalización de los ejemplos debe ser razonable con respecto a la evidencia
experimental aportada.
El Diseño de las Reivindicaciones
Unidad de invención
•
Una solicitud de patente debe relacionarse en términos generales con una sola
invención o con un grupo de invenciones vinculadas para formar un único
concepto inventivo general.
Ejemplos de situaciones en las que existe unidad de invención:
• - en el contexto de productos intermediarios y finales cuando los productos
intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial y.
• - en el contexto de reivindicaciones tipo Markush (alternativas) si
i) todas las alternativas tienen una propiedad o actividad en común, y
ii) hay una estructura en común, es decir, todas las alternativas comparten
un elemento estructural significativo o todas las alternativas pertenecen a
una clase de compuestos químicos reconocida en la técnica a la cual
pertenece la invención.
•
El Diseño de las Reivindicaciones
Unidad de invención
•
Si el examinador considera que existe falta de unidad de invención:
- Será necesario limitar las reivindicaciones a una única invención
- El resto de invenciones puede ser tramitada mediante la presentación de una
o más solicitudes de patente divisionales.
•
Algunas legislaciones tienen límites en cuanto al plazo para presentar
solicitudes de patente divisionales (p.ej. La OEP – 24 meses desde que se
señaló la objeción por la división de examen).
•
Algunos procedimientos contemplan la posibilidad de protestar frente a una
objeción de falta de unidad de invención (PCT o USPTO (Petition for review))
El Diseño de las Reivindicaciones
Punto de vista de las reivindicaciones
Las reivindicaciones deben ser redactadas a ser posible de forma que la infracción
pueda ser llevada a cabo por una única persona/entidad.
Por ejemplo, si la invención radica en un método predictivo de riesgo de sufrir
hipercolesterolemia mediante la determinación de un polimorfismo rs12345 en
un gen a partir de muestras de suero.
El Diseño de las Reivindicaciones
Punto de vista de las reivindicaciones
Por ejemplo, si la invención radica en un método predictivo de riesgo de sufrir
hipercolesterolemia mediante la determinación de un polimorfismo rs12345 en
un gen a partir de muestras de suero.
Propuesta de reivindicación:
Método para predecir el riesgo de sufrir hipercolesterolemia en un sujeto que
comprende:
(i) Preparar sondas específicas para detectar el polimorfismo rs12345 en una
muestra de ácidos nucleicos;
(ii) Obtener una muestra de ácidos nucleicos de dicho sujeto
(iii) Determinar en dicha muestra usando las sondas obtenidas en la etapa (i) la
presencia de la mutación rs12345
en donde si dicha mutación aparece en dicha muestra, es indicativo de que el
paciente presenta alto riesgo de sufrir hipercolesterolemia.
¿Qué problemas presentaría la reivindicación en cuanto a prevenir la infracción?
El Diseño de las Reivindicaciones
Punto de vista de las reivindicaciones
La etapa (i) puede ser llevada a cabo por una persona/entidad distinta a las etapas
(ii) y (iii). Por ejemplo, si las sondas son comerciales.
La etapa (ii) puede ser llevada a cabo por una persona/entidad distinta a las
etapas (i) y (iii). Por ejemplo, si un laboratorio recibe muestras de un hospital.
Por tanto, esta reivindicación será infringida únicamente si una persona/entidad
realiza las 3 etapas.
Método para predecir el riesgo de sufrir hipercolesterolemia en un sujeto que
comprende determinar en una muestra de ácidos nucleicos de dicho sujeto la
presencia de la mutación rs12345 usando sondas específicas para dicha
mutación en donde si dicha mutación aparece en dicha muestra, es indicativo
de que el paciente presenta alto riesgo de sufrir hipercolesterolemia.
No se incluye ni la etapa de preparación de las sondas ni la etapa de obtención de
la muestra
El Diseño de las Reivindicaciones
Limitar el alcance de una reivindicación de patente durante su
tramitación
•
Durante el examen de fondo de las solicitudes de patente, es frecuente que sea
necesario limitar las reivindicaciones en respuesta a objeciones de falta de
novedad, falta de actividad inventiva o insuficiencia descriptiva.
Existen distintas formas de limitar el alcance de las reivindicaciones:
• (i) incorporando elementos nuevos,
• (ii) incorporando una limitación a un elemento descrito previamente y
• (iii) precisando con mayor detalle la manera en que los elementos descritos
previamente operan entre sí.
•
•
Las limitaciones del alcance de las reivindicaciones deben estar basadas en la
descripción de la solicitud tal y como se presentó inicialmente.
El Diseño de las Reivindicaciones
Exclusiones de la patentabilidad
•
En la mayoría de las jurisdicciones se excluyen determinados objetos de la
protección de los derechos de propiedad industrial:
(i) por la vía de exclusión expresa del concepto de invención o
(ii) por considerarlas como invenciones no patentables
El Diseño de las Reivindicaciones
Exclusiones de la patentabilidad
•
Exclusiones del concepto de invención:
-
OEP (Art. 52): teorías científicas, métodos matemáticos, creaciones
estéticas, esquemas, reglas, métodos de creación de actos mentales, juegos
o negocios y programas informáticos, y presentaciones de información.
- Comunidad Andina: el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en
la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico
existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma,
germoplasma o cualquier ser vivo natural.
El Diseño de las Reivindicaciones
Exclusiones de la patentabilidad
•
Exclusiones de patentabilidad
OEP (Art. 53):
- invenciones cuya explotación comercial resulte contraria al orden público o la
moralidad.
- Variedades vegetales o animales
- Procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.
- Métodos de tratamiento sobre humanos o animales
Comunidad Andina:
- invenciones que afecten a la moral o el orden público,
- las patentes sobre plantas o animales y
- Métodos terapéuticos
• Invenciones que impidan garantizar la salud pública.
El Diseño de las Reivindicaciones
Contrastar una reivindicación de patente
•
Una reivindicación puede “contrastarse con” (read on) el estado de la técnica
patentabilidad/validez)
•
Si el estado de la técnica describe un producto/método con elementos A, B y C,
una reivindicación formulada como “Producto que comprende A, B y C” carecerá
de novedad aunque contenga elementos adicionales.
•
Una reivindicación puede “contrastarse con” producto o proceso supuestamente
infractor (demandas de infracción)
•
Si reivindicación concedida es “Producto que comprende A, B y C”, un producto
que contenga A, B y C infringirá dicha reivindicaciones, aunque contenga
elementos adicionales.
El Diseño de las Reivindicaciones
Interpretación de las reivindicaciones por la justicia
En caso de una demanda por infracción, un juez deberá estimar si la realización
presuntamente infractora cae dentro del ámbito de la reivindicación.
Elementos a disposición del juez para interpretar el alcance de las
reivindicaciones:
- Significado de los términos: Interpretados de acuerdo a las definiciones en la
descripción y al significado de acuerdo con diccionarios técnicos.
- El alcance de las reivindicaciones no se limita al alcance literal sino que cubre
también variante equivalentes de las reivindicaciones.
- La doctrina de los equivalentes se aplica de forma distinta en las distintas
legislaciones.
- Frecuentemente, el historial de tramitación se usa para determinar el alcance de
las reivindicaciones según la doctrina de los equivalentes.
El Diseño de las Reivindicaciones
Conclusiones (1 de 2)
1.
Las reivindicaciones de una solicitud de patente deben proteger una
generalización razonable de los resultados e incluir formas más limitadas como
posiciones defensivas.
2.
Las reivindicaciones deben cubrir al menos el producto que se desee
comercializar y, preferiblemente, productos de la competencia.
3.
Las reivindicaciones deben excluir el estado de la técnica o deben poder ser
limitadas durante la tramitación para excluir el estado de la técnica.
4.
Las reivindicaciones deber ser claras. Para ello, es necesario definir el objeto
de protección usando características técnicas positivas y evitando el uso de
términos relativos o ambiguos.
El Diseño de las Reivindicaciones
Conclusiones (2 de 2)
5.
Es conveniente definir la invención usando reivindicaciones de distintas
categorías.
6.
Las reivindicaciones deben estar sustentadas en la descripción.
7.
La totalidad de la materia definida en las reivindicaciones debe estar
relacionada mediante un concepto inventivo común.
8.
Las reivindicaciones deben ser redactadas a ser posible de forma que la
infracción pueda ser llevada a cabo por una única persona/entidad.
9.
Las reivindicaciones deben no incluir materia considerada como no invención o
materia considerada como invención no patentable ante la legislación
correspondiente.
El Diseño de las Reivindicaciones
Preguntas